經濟部智慧財產局改制20年專刊2019年10月
文/賴文平博士（智慧財產培訓學院專家顧問）*
「慶祝智慧局20週年特刊」電子書（節錄）
摘要：
商標法自民國19年制定至105年，共歷經14次修正，每次修正都有其時代背景及任務需求，逐步建構現行的商標法制；本文從商標使用、商標識別性、聲明不專用制度、混淆誤認之虞、著名商標的保護、防止搶註、註冊後異議制度條款等現行商標法制核心問題，論述如何在歷次修法中逐步建構下來。
關鍵詞：商標法修正、商標使用、商標識別性、聲明不專用制度、混淆誤認之虞、著名商標的保護、防止搶註、註冊後異議制度。
壹、前言
我國商標制度雖可溯及清光緒30年（1904年）公布「商標註冊試辦章程」，並設有「津、滬兩關商標掛號分局」作為商標註冊管理機關，為我國商標制度之嚆矢，惟始終未付諸實施[1]；或北洋政府民國12年5月4日頒佈第一部正式命名的「商標法」，同年5月8日公布施行「商標法施行細則」，法條名稱也與現行法制相同，民國12年9月15日出版第一本「商標公報」[2]，至民國13年共受理註冊商標11900餘件。但觀總統所公布歷次商標法修正條文，其立法沿革首置民國19年國民政府制定；換言之現行商標法首次立法於民國19年故稱「制定」[3]，而後到民國105年共歷經14次修正，故民國19年所制定商標法為現行商標法之母，實不為過[4]。
政府遷台後為因應新的形勢，於民國47年再次修法，具有歷史的意義，但有鑑於經濟迅速發展及商標之使用日趨普遍，於民國61年大幅度的修正商標法，重新立章節條次，奠立現行商標法之基礎[5]。其後歷經民國72年、74年及78年三次小幅度修正，由於民國61年的修正有認為後遺症最多[6]，又為加入世界貿易組織（World Trade Organization，縮寫為WTO），於是在不受美國干涉之下，民國82年自行作主的全盤大幅修正[7]，民國86年、91年又作二次局部條文修正。為配合新的行政程序法施行及因應TRIPS、商標法條約（Trademark Law Treaty，縮寫為TLT）等國際規範，強化著名商標之保護，於民國92年又作全盤大幅度修正，民國99年就部分條文修正，民國100年又公布全文111條修正案，民國105年公布修正第九十八條條文，也就是現行條文完整的面貌。
現行商標法的嬗變，乃歷經多次修正，始建構成為今日的商標法，每個時期的修正都有其時代背景及賦予的任務，本文將以民國61年至民國100年歷次商標法修正加以觀察如何建構現行的商標法制，又因篇幅關係，本文僅就現行商標法所建構的核心問題並依現行章節條次順序略抒心得。
貳、商標使用
「商標使用」一詞，其內涵最早見諸於清光緒三十年「商標註冊試辦章程」第二十一條第四款規定：「知他人之容器（箱匣瓶罐等類）包封等有註冊商標而以之使用於同種之商品者，或知情販賣其商品者」可以論罪，民國19年所制定商標法其內容主要以商標註冊申請、審查、爭議等事項，僅在商標法第十九條述及「註冊後無正當事由迄未使用已滿一年或停止使用已滿二年者」得呈請撤銷外，未規範侵權使用商標保護問題。民國61年商標法修正採用標立章節，第一章「總則」第六條「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器上，行銷市面而言」，旨在規定商標使用之涵義，冀為整部商標法共通適用之法則。民國72年將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」以杜區域的爭議；民國72年商標法修正說明原草案第六條雖增加「商標用於電視、新聞紙廣告或參加展覽會展示者，及以商標之外文部分用於外銷商品者，亦視為使用」，但該增訂部分，遲至民國74年商標法修正時，才列為第六條第二項；至於，商標法自民國61年修正以來，將「廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書，而陳列散布者」列為侵權行為[8]或擅自使用商標罪[9]。換言之，商標法「保護篇」所規定使用而構成刑事犯罪、侵權行為之態樣與總則篇第六條不相符合，故民國82年將第六條第一項修正為「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」。又隨著電子商務及網際網路之發達，新的傳播營銷方式日新月異，原商標法所稱商標之使用，已不足以因應，民國92年修正商標法第六條「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」
商標法之使用其外國立法例[10]及我國學者將其內涵區分為「商標維權（持）使用」與「商標侵權使用二種」[11]：（一）維權使用：即商標權人積極使用其商標，以維續其商標權之效力；我國商標法明文規定，賦予商標權人有積極持續使用商標之義務，若有無正當事由迄未使用或連續停止使用已滿三年者，構成廢止而生商標權失效之情事；故此「使用」係以商標權人角度為判斷基礎。
（二）侵權使用：與商標權排他效力有關，係指未經商標權人同意或授權之第三人擅自使用他人之商標；故此「使用」係以商標侵權人角度為判斷基礎。
「商標之使用」規定於總則篇，無論是申請註冊、廢止或刑事責任及民事侵權，雖分置於不同章節，但解釋上，同一部法律同一用語本應為相同之解釋，但在實務上發生有同一「使用」形式卻發生不同評價。例如，商標權人雖有將商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄使用，由於主觀上並非真正的使用，仍可能發生商標遭到廢止；同一情形，無權使用之人，將他人商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄上使用，仍有可能構成商標侵權而有禁止之必要[12]。且有法院及學者認為，民國92年修正前商標法第六十二條規定「擅自使用商標罪」、第六十三條規定「販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪」、第六十七條前段「因故意或過失而有第六十三條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶責任」，第六十八條規定「得請求侵害商標專用權者，登載判決書內容」。故而認為販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標之行為，非屬侵害商標專用權行為，不負有第六十八條登載判決書內容之義務[13]。民國92年修正商標法第二十九條第二項規定商標權的效力，其所定三款情形與第八十一條擅自使用商標罪所定第三款情形相同，又第六十一條第二項規定以有第二十九條第二項所定三款情形者，為侵害商標權；故從法條邏輯解釋，第八十二條所規定的販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，雖負有刑事責任，但商標權人無從對該等行為人行使第六十一條第一項第三款權利侵害之救濟及第六十四條登載判決書民事上之請求權[14]。
由上可知，民國92年修正商標法第六條商標之使用與後面各章節涉及商標之使用，仍存在諸多法律上爭議，因此有學者建議將「維權使用」與「侵權行使」二種態樣分別加以規定，並以列舉之方式直接於條文中明訂侵權行使之行為態樣[15]。民國100年商標法修正仍採用於總則篇第五條「商標之使用」為法律定義並列舉四種使用態樣，包含「維權使用」、「侵權使用」，並就商標是否因使用而取得後天識別性（第二十九條），不受他人商標權效力拘束情形（第三十六條），停止使用廢止（第六十三條）及權利侵害之救濟民、刑事責任（第六十八條、六十九條、七十條、九十五條、九十七條），均依商標法第五條之規定加以判斷是否符合基於行銷之目的而為商標之使用。
叁、商標識別性
民國19年商標法制定時已有商標「特別顯著性」之要求，商標法第一條第二項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式須特別顯著並指定所施顏色」，依學者認為「特別顯著性」之用語，可溯源於1883年英國發明專利、設計暨商標法（Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883）之用語「in some particular and distinctive maner」[16]。事實上，1904年公布的「商標註冊試辦章程」第一條「無論華洋商欲專用商標者須依此條例註冊。商標者，以特別顯著之圖形文字記號，或三者具備，或制成一二，是為商標之要領」，而「商標註冊試辦章程」之草擬大多為英人所為，故影響我國使用八十餘年「特別顯著性」一詞應出自於英文distinctive。學者趙晉枚：「『顯著』或『特別顯著』，應該是指英文的distinctive(與眾不同的、特殊的、有別的)而言。因為中央標準局出版的舊商標法英譯本（1990年6月）第二項『顯著』翻譯成distinctive。其他的英文本也相同，此外，學者也把美國法上的distinctive翻譯成『特別顯著』」[17]。
商標法歷經多次修正，至民國78年修正第四條仍保有「特別顯著」一詞，明訂商標註冊必須符合「特別顯著」性的要求，如果不符合則予以核駁不准註冊，但「特別顯著」一詞其內涵為何，確實不易界定。例如行政法院七十三年判字第四六一號判例：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一起消費者之注意而言；所謂『顯著』，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係，足以與他人商品相區別者而言」；行政院再訴願臺七一訴字第五二０二號：「所謂特別顯著，係指將商標使用於其商品本身或其包裝容器之上時，能使一般購買者易於辨別而言」；再如經濟部訴願決定經（七十）訴字第三００四六號：「所謂『特別顯著』，應指該商標自體具有特別性，能引起一般人之注意，並得藉以與他人之商品加以辨別之謂（行政法院六十年判字第二六三號判決參照）」[18]，但基本上已肯認「特別顯著性」應包含識別商品的功能。
由於「特別顯著性」是商標法上極重要的觀念，且為註冊商標首要積極條件，即使智慧財產局參酌行政法院及行政院之見解，加以分析歸納的「商標註冊之特別顯著性問題」之研究意見，成為審查實務上參考原則，但無強制性，以致審查員莫衷一是[19]。民國82年商標法修正明文規定「特別顯著性」的意義，第五條第一項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，並於第五條第二項「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，即特別顯著性之擬制[20]，或次要意義或第二重意義（secondary meaning）[21]。民國82年修正商標法增訂的第五條第二項，事實上已接納實務上及學者多年的呼籲，此一制度對我國影響甚大；唯一美中不足者在第二項仍採「視為具有特別顯著性」用語。
民國86年修正商標法，認「原第五條第二項係屬顯著性之特例，指原不具顯著性之圖樣經當事人之使用而產生顯著性之情形，其適用之項目係以列舉之方式規定，有欠周延，因第二項係第一項之特別規定，爰引第一項作為負面概括方式，以資周延」[22]，同時揚棄「特別顯著性」用語。第五條修正為「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」；民國86年11月22日再公告「商標識別性審查要點」[23]，明定商標法第五條第二項規定之審查原則及商標不具識別性之例示規定；至此，「應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」之法律用語定為「商標識別性」。惟民國88年9月15日商標法施行細則修正第二十八條仍採用「不具特別顯著性」一詞，與「商標識別性審查要點」用語不同，洵屬可惜[24]。民國92年因應國內企業發展需要、國際立法趨勢，將現行商標法章節條次內容作大幅度修正，由於修正前商標法第五條第一項包含商標構成要素及識別性二部分，其性質不同應予分項條列為宜，且識別性判斷應以商品或服務之相關消費者為標準，不採一般商品購買人之標準；民國92年修正商標法第五條「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者，認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商品或服務相區別」。又基於修正前第二項「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，此部分乃因使用取得識別性，涉及商標註冊要件亦不宜放在總則，因此移列到修正第二十三條第四項，另增定第十九條「聲明不專用制度」。民國92年修正商標法第二十三條第一項共規定有十八款不得註冊事由，有積極要件及消極要件，第二十三條第四項係因使用而取得識別性之規定及第十九條涉有不具識別性應聲明不專用，同為識別性相關規定，宜統攝於同一條文。民國100年修正商標法，將原第二十三條第一項第一款、第二款、第三款不具識別性態樣，第二重意義及聲明不專用制度同列為第二十九條「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義，申請人應聲明該部分不在專用之列，未為不專用之聲明，不得註冊」。民國101年4月20日修正發佈更詳盡的「商標識別性審查基準」；至此，我國商標法有關識別性核心問題，無論在理論或實務審查的法制建構上已頗具成效。
肆、聲明不專用制度
以法制面沿革觀之，我國聲明不專用制度，最早形諸於文字並予公布者，係於民國81年5月16日當時主管商標業務之經濟部中央標準局商標公報中公告：「商標圖樣中有部分為不能專用者，如符合以下三要件，可准予註冊。1.去除該部分則失其商標之完整性；2.申請人聲明該部分無專用權；3.該商標已在使用」；惟實務上早已有不予專用相關案例；例如民國44年註冊第03186號「共榮醬園」商標即有「惟圖樣內好味辣椒圖好味辣椒醬及說明文字不在准予專用之列」[25]；民國83年將前揭公告稍做修改後，納入商標法施行細則第二十八條「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」。民國89年12月28日再公告施行「聲明不專用審查要點」，開宗明義「為審查商標法施行細則第二十八條規定之申請人聲明不專用部份，特定本要點」，該審查要點共計有11項。民國92年商標法修正時將原施行細則提升為法律位階，改列為商標法第十九條；民國93年4月28日「聲明不專用審查要點」亦做修正發佈。惟考量該審查要點施行已有相當時間，且以條列方式撰寫，內容較為精簡，商標審查人員在實務運作時常感參考性不足，民國98年11月16日訂定發佈新的「聲明不專用審查基準」。又為因應100年商標法修正聲明不專用，由商標圖樣中包含之不具識別性部分一律應聲明不專用，修正為該部分有致商標權範圍產生疑義之虞時，始須聲明不專用的變革，於民國101年5月2日再次配合修正發佈「聲明不專用審查基準」，並於民國107年6月5日修正發佈「無須聲明不專用例示事項」歸納實務上常見無致商標權範圍產生疑義之虞的不具識別性事項，作為「聲明不專用審查基準」的補充[26]。
至於，已聲明不專用部分，經申請人使用而就該不專用部分取得識別性後，得將已聲明不專用部分獨立重新申請註冊，並就圖樣中已因後天使用取得識別性之部分，請求依第二十九條第二項規定核准註冊請求註記，仍得主張專用權[27]；再者，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據[28]。「台北」、「Taipei」、「101」雖各自聲明不專用，但「101」仍為據爭商標整體之顯著部分，不因聲明不專用而受影響，系爭商標「101名品會」與據爭商標之顯著部分均為數字「101」，二者不論讀音、外觀均有相當程度雷同及相似之處，近似度極高[29]。
伍、混淆誤認之虞
現行商標法(民國105年修正公布)共計有第二十二條、三十條、三十五條、六十三條、六十八條、七十條、九十五條及九十六條使用「混淆誤認之虞」的法定用語，在同日申請、商標註冊准駁、異議、評定、廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件上都涉及「混淆誤認之虞」的判斷，所以「混淆誤認之虞」貫穿整部商標法，是商標法規範最核心的問題，換言之，以今日角度觀之，無混淆即無保護的必要。
混淆誤認之虞，首次出現於民國86年修正商標法第三十七條第一項第七款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，但不是說民國86年以後才採用混淆誤認之虞的觀念。早期審查實務上在判斷商標是否近似，都以是否達「混同誤認之虞」為判斷基礎；行政法院26年判字第8號「商標法第一條第三項載商標所用之文字包括讀音在內等語，是兩商標名稱之文字讀音相類足以發生混同誤認之虞者，仍不得不謂為商標近似」，28年判字第21號：「商標之是否近似應就兩商標隔離觀察有無混同誤認之虞以為斷，若兩商標之圖形文字等主要部分及其聯合式大致相同，致隔離觀察使人易於誤認者即不得謂非近似」。民國70年所訂「商標近似審查基準」[30]無論外觀、觀念、讀音是否構成近似，都以有「混同誤認之虞」為依歸。該基準第五條第一項特別強調有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準；該項判斷原則與現行「混淆誤認之虞審查基準」判斷原則一致。
民國86年修正商標法雖然加入「混淆誤認之虞」法定用語，但僅規定在著名商標保護條款（第三十七條第一項第七款），對「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」的第三十七條第一項第十二款卻沒有加入「混淆誤認之虞」字眼，且在民事侵權保護及刑事犯罪構成要件上是否也要採取「混淆誤認之虞」的審酌，在法的適用上引起不便。而後因世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)諸多條文納入「混淆誤認之虞」的規定，民國92年修正商標法在所有條文涉及近似判斷時均增加「有致相關消費者混淆誤認之虞」作為綜合判斷，並非各別獨立判斷，民國100年修正商標法僅作條次的變更，就「混淆誤認之虞」之內涵及外延沒有太多的變化。
由於民國92年修正商標法在諸多有關商標衝突的規定中，均增列有混淆誤認之虞的要件，基於同一法律同一用語同一內涵的法理，在判斷時其基本概念的一致性誠屬當然；同時為更清楚的闡明混淆誤認之虞的概念及本次修法後之適用及認定，因此，民國93年公告「混淆誤認之虞審查基準」，並於101年4月20日再次修正發布。筆者認為現行「混淆誤認之虞審查基準」釐清了商標近似、商品類似與混淆誤認之虞三者之關係，並將混淆誤認之類型、判斷有無混淆誤認之虞參考因素、各項參酌因素之互動關係及混淆誤認衝突之排除等內涵，鉅細靡遺論述並佐以案例說明，將不確定的法律概念形諸於成文法，使每一個人操作時有統一標準，又能依具體情況加以適度調整以實現個案公平正義；除作為商標審查基準外，也為司法在判決時在判斷是否混淆誤認之虞所援用，在智慧財產法規範領域內堪稱最佳的一部法規命令，也是授權行政立法的模範。基準所定八項參考因素1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品/服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素[31]。
陸、著名商標的保護
著名商標(Well-know marks)之保護在國際間向來受到重視，最早的巴黎公約於1925年海牙修訂版中已有所規定（第六條之一），在歐洲於1993年底通過，1996年正式實施之「共同體商標法」亦予以明文規範（第八條第二項第三款、第五項、第九條第一項第三款），1994年GATT/WTO簽署之「與貿易有關之智慧財產權協議」（TRIPS）中對於著名標章之保護，亦有周詳之規範（第十六條第二、三項），美國於1995年制定聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA），加強對著名標章之保護，世界智慧財產組織（WIPO）於1999年9月公布Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks，除提出認定著名標章之認定因素外，並規定禁止與著名標章有衝突之標章、營業標識、網域名稱。從國際上之發展趨勢，可知著名商標之保護相較於一般商標有兩大特色，一是保護範圍不以同一或類似之商品或服務為限，而擴及不類似之商品或服務，二是其保護不以有混淆誤認之虞為必要，只要有減損該著名商標之區別力或聲譽，即構成商標侵害[32]。因此，對著名商標提供較高保護，是國際間各國商標法所必要的義務，在商標法上僅次於「混淆誤認之虞」的核心問題，且兩者互為聯動關係[33]。
「著名商標」一詞首見於商標法者，為民國72年修正商標法第三十七條第一項第七款「相同或近似於他人著名標章，使用於同一或類似商品者」及第六十二條之一第一項「意圖欺騙他人，於同一商品或同類商品使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金」。著名商標雖至民國72年才正式為商標法法律用語，但不代表之前我國對著名商標不提供保護；僅是「世所共知」、「世界共知」、「世所甚知」、「夙著盛譽」等不同用語，保護範圍不同而已。民國19年、民國24年「世所共知」僅不得註冊於同一商品，不及於類似商品，民國47年修正商標法刪除「使用於同一商品」之限制，換言之，從其字義而言，只要相同或近似於世所共知他人之標章者，一概不得作為商標申請註冊，其對世所共知商標之保護範圍，已擴大及於同一商品、同類商品，甚至於完全不同之商品[34]。至於，在實務操作上世所共知的「世」，其區域又該如何界定，中華民國境外已一般所共知，但中華民國境內尚無流通而非屬一般共知者，是否給予保護，引起爭議。司法院院字第1008號解釋及商標第一件釋憲案（民國53年3月11日大法官會議釋字第104解釋），均認為在台灣未為一般所共知，僅在外國享有盛譽者，仍不得享有世所共知商標之保護。此一解釋文，顯然拘泥於我國商標註冊主義及屬地主義精神，且對世所共知保護限縮於同一商品或同類商品，可想而知，不利於外國企業著名商標之保護；但又限於司法院大法官解釋文之法律拘束效力，以致搶註外國著名商標層出不窮，法有未逮。但保護外國著名商標為我國貿易政策，在此兩難之下，法律乃開一扇窗，民國61年修正商標法第三十七條第一項第七款，雖保留「相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品者」，但在同條第一項第六款修正為「有妨害公共秩序或善良風俗，或有欺罔公眾或使公眾誤信之虞者」為不得註冊事由。「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」在實務解釋上，外國著名而在我國領域內尚未流通者或者只要是故意抄襲的，商品有市場取代地位性的，只要在客觀上造成混淆誤認之虞的，均有該條款適用的可能性，以致該條款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」被稱為商標法「帝王條款」[35]。
早於民國57年曾有判字第219號指出：「民國47年商標法第二條第六款後段所謂『可欺罔公眾之虞者』」，須襲用他人夙著盛譽之註冊商標，使用於非同一商品，而性質相同或近似，易使人誤認其商品為他人出品而購買者，始克當之。同條第八款所謂『世所共知』，係指中華民國境內一般所共知者」。本判例因與現行規定不符，雖不再援用，但可知當時，司法實務避免使用「世所共知」一詞，而使用「夙著盛譽」並套用第六款「欺罔公眾之虞」以資保護外國著名商標。有鑑民國53年3月11日司法院大法官會議解釋所稱「世所共知」之標章，係指在「中華民國境內一般所共知者而言」，惟目前因交通工具便捷，傳播事業發達，商品及商標之流通，無遠弗屆，該號解釋之適用似屬過狹，又為配合國際貿易之需要，並防止不正當競爭，民國72年行政院所提修正草案將第七款前段修正為「相同或近似於他人夙著盛譽之標章」以避開「世所共知」的糾結[36]。行政院所提修正草案使用「夙著盛譽」乃因司法院院字第1611號解釋及司法實務所採用，但修正草案於立法院審議時，以夙著盛譽標準難以認定易滋爭議，而改用較為通俗白話的「著名商標」，同次修法增加對外國未註冊著名商標提供比本國著名商標更多的保護；民國72年修正商標法第六十二條之一「意圖欺騙他人，於同一商品或同類商品使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金」[37]。民國72年修法之後，運作了近10年又發現三十七條第一項第六款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」與三十七條第一項第七款「相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者」，在第六款「致公眾誤信之虞」延續已往的解釋下，即使在國內外著名程度較低，只要客觀上造成混淆之虞都可以適用，又何必適用較高標準的第七款，況且「致公眾誤信之虞」不限同一或同類商品，因此，大家捨第七款而用第六款。民國82年修正商標法對僅涉及商品性質、品質或產地上之誤認部分，單列為商標法第三十七條第一項第六款，將涉及與他人商標間之誤認與著名商標條款，合而為第三十七條第一項第七款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」。民國83年商標法施行細則第三十一條指稱：「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用同一或類似商品為限」，換言之，新修正商標法第三十七條第一項第七款側重在仿襲行為，是否為著名，在所不論。而後，為加入世界貿易組織，消除我國商標法不提供保護著名商標的疑慮，增列著名商標或標章之保護用語，以符合WTO智慧財產權與巴黎公約所揭示之原則[38]。民國86年修正商標法第三十七條第一項第七款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限」。再增加商標法第三十七條第一項第十四款所謂的防止搶註條款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限」。至此，我國商標法已明確立法對著名商標提供保護，但世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization簡稱WIPO）於1999年公布決議，對著名商標或標章之保護，應避免減損（dilution）其信譽；但修正後的第三十七條第一項第七款對於著名商標之保護僅明定相同或近似於他人著名商標，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，顯然不符國際趨勢。民國92年修正商標法第二十三條第一項第十二款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限」。又於修正商標法第六十二條第一款增加商標擬制侵權對著名商標增加保護，「明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減縮著名商標之識別性或信譽者」。民國92年修正商標法第六十二條第一項第一款擬制侵權，包含商標使用及非典型商標使用二種行為態樣，且以實際損害發生始有保護，在損害實際發生前無法有效預防，因此，民國100年修正商標法第七十條條第一款「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」，第七十條第二款「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」；即將「商標使用」與「非典型商標使用」分為二款，並增加「之虞」，不以有實害發生才保護，有關著名商標保護條款及防止搶註條款雖然往後修法條次有所變更，但其內容已大致扺定。民國96年公布「商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準」，民國101年將上開基準再修正為「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」，在實務操作時有共同認定的準則。
柒、防止搶註條款
民國82年商標法修正前，第三十七條第一項第六款規定「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得註冊」，民國82年修正商標法將其分為二款，第三十七條第一項第六款「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得註冊」；第七款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得註冊。惟在實務上發生明顯襲用他人商標而被襲用商標尚未達一定知名度或尚未使用，以致無從推論「有致公眾誤信之虞」，搶註申請者其主觀確有不正當競爭之目的，其危害程度不輕，應以杜絕搶註他人商標先註冊之歪風。民國86年修正商標法又將第七款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」一分為二，即修正後第三十七條第七款著名商標保護條款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，及第十四款的防止搶註條款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊。
防止搶註條款立法之目的，為在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法的誠實信用原則，惟條文並未充分反映「仿襲」立法原意，以至商標審查實務在適用上執著於是否為「契約、地緣、業務往來或其他關係」，例如「同業」是否為「其他關係」之一種的爭議。民國98年8月14日就此問題，主管機關與最高行政法院、智慧財產法院、高檢署智慧財產分署之代表進行討論；與會代表咸認為申請人是否基於仿襲意圖所為，得斟酌契約、地緣、業務往來或其他關係等客觀存在事實及證據，依據倫理法則及經驗法則加以判斷，並不會限縮其適用範圍，反而更能夠明白其立法之旨意[39]；民國100年修正商標法第三十條第一項第十二款修正為「意圖仿襲而申請註冊者」文字以杜爭議。
有關現行商標法第三十條第一項第十二款「防止搶註條款」適用上之法則：
（一）商標識別性高低影響搶註關係之判斷
有明確的契約、地緣、業務往來等關係事證，縱使商標本身識別性不高，仍可判定具有仿襲意圖。若商標本身具有高度識別性、獨創性，偶然巧合機率相對較低，法條涵攝事實時，結合知悉之判斷，依倫理法則及經驗法則推定有仿襲意圖。
（二）有搶註慣性行為影響搶註意圖之判斷
依據倫理法則及經驗法則加以判斷，商標申請人曾有另案搶先註冊他人著名商標，或同時多件涉及他人先使用之商標，此種有仿襲慣性者，有助於搶註行為之認定。縱使系爭商標處於搶註後有大量之使用行為，搶註者雖然主張系爭商標較為消費者所知悉，無混淆誤認之虞，但其搶註行為時具有可責性及違法性，仍有防止搶註條款之適用[40]。
捌、註冊後異議制度(異議後置)
我國商標法對於商標權的授予，自民國19年商標法制定以來即採領證前異議制度與註冊後評定制度，民國61年修正商標法設立章節，將評定獨立一個章節，而異議仍置於第三章「註冊」一章裡，即視異議仍屬於申請註冊環節，直到民國86年修正商標法仍維持此一商標爭議制度。由於異議前置制度，商標申請人欲取得商標註冊,往往須等待相當長之時間，雖然異議期間只有三個月，然而如果有人提出異議，則須俟行政救濟程序確定後，始能註冊；而行政救濟程序包括不服異議決定而提起訴願、不服訴願決定向高等行政法院(智慧財產法院自民國97年7月1日成立)及最高行政法院提起行政訴訟及上訴，其程序相當冗長，耗時甚久，往往長達數年，常為申請人所詬病。而且商標權之效力，依民國86年修正商標法第二十一條規定自註冊之日起始發生，在完成註冊前之期間，由於該商標圖樣業已公告，如果有他人擅自使用，商標申請人無法對其主張權利侵害，亦無從排除侵害，縱使於嗣後順利完成註冊，亦只能對註冊後他人之使用行為有所主張，而無法對註冊前之使用行為主張商標權，形成利用惡意異議以圖不法利益現象，對商標申請人之權益影響甚大。況且商標異議案件，據主管機關之統計約僅不到百分之三之核准案被異議，而異議成立者又僅占核准案約百分之一，為了極少數案件，而犧牲絕大多數申請者的權益，顯然並不妥當。為使大多數之申請案儘速註冊，乃有採註冊後異議制度之議，修正為經核准審定，並繳納註冊費後，即予註冊公告[41]。民國92年修正商標法第二十五條：「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，交納註冊費後，始予註冊公告並發給商標註冊證，屆期未交費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力」；修正商標法第四十條規定，註冊後之異議，自商標註冊公告之日起三個月內，任何人都可提出，第四十六條規定，異議案件經審定成立者，應撤銷其註冊。如果撤銷之事由，僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊；如果在異議程序中，有民事或刑事訴訟者，由於異議之結果對於判決結果有所影響，新法賦予法院裁量權，使其得於異議審定確定前停止訴訟程序之進行(修正第四十九條)。異議後置制度，改變已往觀念，異議不再是申請註冊中進行的過程，而是註冊後有關商標權爭議環節，故民國100年修正商標法將「異議」由「註冊」章節獨立出來，在第二章「商標」依序設立第一節「申請註冊」、第二節「審查及核准」、第三節「商標權」、第四節「異議」、第五節「評定」、第六節「廢止」，整部商標法的建構顯得更順暢也符合順序邏輯。
玖、結論
我國近代商標法制歷經多次修正，始建構成現行商標法，從歷史角度觀察確實有長足進步，與其他國家商標法制相比毫不遜色，亦符合國際規範。但從實務角度觀察，下列問題值得進一步探討，期望這部商標法得以更契合實務操作:
一、聲明不專用制度，由於審查標準不一、商標申請人被動聲明、國際潮流已不再嚴格要求或不採用聲明不專用、智慧財產法院已能統一見解，不專用與合理使用應由法院依使用情況綜合判斷較為妥適，因此，聲明不專用制度可以考慮廢除或改以審查機關強制聲明不專用，不再以先行核駁方式，以免公文往返累贅。
二、現行異議制度宜以廢除[42]。商標核准審定註冊公告後，無論是三個月的異議期間或評定期間，其商標權效力並無區別，異議或評定成立均應撤銷其註冊，發生相同的失權效果；申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務，於異議或評定時都可以主張。因此，異議與評定的權利本質與權利失效區別不大；雖有論者謂，異議留有公眾審查或規費不同或審查人數不同，但這些差異乃是後天人為強制創設，若為保留公眾審查，在取消異議制度僅保留評定制度，只需法律明文規定任何人可於註冊後三個月內提出評定案，註冊三個月以後提評定者，以利害關係人或審查人員為限；而且異議制度的取消有利於當事人兩造對審制度的規劃。
三、有論者以現行商標法第五條「商標之使用」之定義，因此，防止搶註條款被保護商標，應已達以行銷為目的已在市場上使用。個人認為「商標之使用」基本上是針對識別性取得、商標註冊之衝突、商標廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件，其特定立法目的要求具備行銷的目的及混淆誤認之虞為要求，防止搶註條款本在防杜以不公平競爭搶註的行為，因此，不要求有混淆誤認之虞的情事；由於，防止搶註條款確實能補第三十條第一項第十款、十一款之不足，縱使認定上稍有寬鬆，但也確實達到防微杜漸效果。被搶註商標即使在準備使用階段，尚未達市面行銷，仍該當搶註之認定。
四、最高行政法院105年11月8日庭長法官聯席會議就商標法第三十條第一項第十一款後段，著名商標必須達「一般公眾所普遍認知的程度」才有致減損著名商標的識別性或信譽之虞，也就是所謂的「大著名」、「小著名」。由於，該決議對本級法院及下級法院具有實質拘束力，如同「司法造法」影響甚鉅，筆者對此決議認為不妥，理由如下：（一）同一條文對「著名商標」高低不宜作不同解釋；（二）立法本意採用TRIPS及國際相關公約認定的標準，不宜違背立法者的旨意；（三）商標法第七十條擬制侵權之規定，若將「著名商標」提高到一般公眾所普遍認知要求的「大著名」基於同一用語、同一法律其內涵應作相同解釋下，擬制侵權保護條款將形同具文；（四）在以「相關消費者」為前提判斷下，仍可以有「大著名」及「小著名」的區別，至於是否有減損識別性及信譽之虞，應以商標是否具有獨創性為衡量標準；（五）該決議內容涉及增加法律所無之限制，恐有違憲之虞。[43]
