收錄於《臺灣法學思潮與人文光影》一書,2017年
文/勤業商標 賴文平首席顧問*
原告據爭註冊商標:註冊第1394775號「」、
註冊第772859號「」、
註冊第3110047號「」、
被告使用標識:
一、案情摘要:
晶華寶島(北京)眼鏡有限公司[1](第一審原告、第二審被上訴人)指稱福州寶島眼鏡有限公司(第一審被告、第二審上訴人)、王再武(第一審被告)[2],在眼鏡店招牌、眼鏡盒、眼鏡布、客戶聯繫卡、會員卡等相關載體上,突出使用「寶島眼鏡連鎖678店」標識,共同侵犯晶華寶島註冊商標許可使用權及構成「反不正當競爭法」第2條的不當競爭行為,向北京市第二中級人民法院起訴[3],請求:1.判令二被告立即停止侵犯晶華寶島公司註冊商標獨佔許可使用權的行為,即福州寶島公司停止特許「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖」品牌,王再武在其眼鏡店招牌等相關服務標識載體上立即停止使用「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖」等標識;2.判令二被告在「法制日報」或其他報紙登報消除給晶華寶島公司造成的不良影響;3.判令二被告賠償原告經濟損失及為制止侵權行為支出的合理費用共計50萬元人民幣;4.判令二被告共同承擔本案訴訟費用。
第一審法院2012年12月19日(2012)二中民初字第08648號判決,被告不服,在法定期間15日內向北京市高級人民法院提起上訴。
二、一審判決結果
1.自本判決生效之日起,福州寶島眼鏡有限公司停止涉案特許他人使用「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖」品牌,停止在其官方網站上使用「寶島眼鏡(連鎖)」標識的涉案侵犯第1394775號註冊商標、第772859號註冊商標、第3110047號註冊商標專用權的行為;
2.自本判決生效之日起,王再武停止涉案侵犯第1394775號註冊商標、第772859號註冊商標、第3110047號註冊商標專用權的行為;
3.自本判決生效之日起十日內,福州寶島眼鏡有限公司就其侵犯涉案註冊商標專用權的行為在「法制日報」上刊登聲明,以消除影響(內容須經本院審核,逾期不履行義務,本院將在一家全國發行的報紙上公佈本判決的相關內容,相關費用由福州寶島眼鏡有限公司負擔);
4.自本判決生效之日起十日內,福州寶島眼鏡有限公司賠償晶華寶島(北京)眼鏡有限公司經濟損失三十萬元;
5.自本判決生效之日起十日內,王再武賠償晶華寶島(北京)眼鏡有限公司經濟損失一萬元;
6.駁回晶華寶島(北京)眼鏡有限公司的其他訴訟請求。
三、一審判決理由
1.原告晶華寶島公司享有第1394775號、第772859號、第3110047號商標的獨佔許可使用權,核定服務項目均包括眼鏡行,被告福州寶島公司的經營範圍為各類鏡片和鏡架等批發和零售,提供驗光、定配服務,王再武經營的北京同明仁眼鏡店的經營範圍為銷售眼鏡、驗光配鏡,兩被告實際使用的被控侵權標識亦屬於眼鏡行,故二者的服務項目相同。王再武經營的北京同明仁眼鏡店在門店招牌、客戶聯繫卡、會員金卡、眼鏡盒、眼鏡布等相關服務標識上使用的「寶島眼鏡(連鎖)」標識,在會員金卡上使用「寶島眼鏡有限公司」標識,銷售小票上使用的「寶島眼鏡連鎖」標識,其具有顯著性的識別部分為「寶島」二字,與原告的第1394775號商標、第772859號商標、第3110047號商標相比,構成近似。王再武在相同類別上使用與晶華寶島公司近似商標的行為容易造成相關公眾的混淆或誤認,故本院認為,王再武的涉案行為侵犯了晶華寶島公司涉案第1394775號、第772859號、第3110047號商標的獨佔許可使用權,應當承擔相應的停止侵權、賠償損失的法律責任。
2.福州寶島公司在其官方網站www.baodaochina.com多處使用「寶島眼鏡(連鎖)」字樣,容易使消費者對服務的來源產生誤認或者認為其來源與晶華寶島公司有特定的聯繫,故該使用行為侵犯了晶華寶島公司涉案第1394775號、第772859號、第3110047號商標的獨佔許可使用權,應當承擔相應的停止侵權、賠償損失的法律責任。
3.福州寶島公司授權王再武等加盟經營「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖」品牌的行為,侵犯了晶華寶島公司涉案第1394775號、第772859號、第3110047號商標的獨佔許可使用權,應當承擔相應的停止侵權、賠償損失的法律責任。福州寶島公司、王再武相應的不侵權抗辯主張,沒有事實和法律依據,本院不予認可。
4.鑒於晶華寶島公司在訴訟中明確表示,如果法院認定福州寶島公司、王再武的涉案行為構成商標侵權,則晶華寶島公司對上述涉案行為也構成不正當競爭的主張不再堅持。故在本院已經認定福州寶島公司、王再武的行為構成侵犯涉案注冊商標權的情況下,原告不正當競爭的主張視為放棄,本院不予審理。
5.鑒於晶華寶島公司未能提供具體的損失依據,也未能充分提供福州寶島公司、王再武侵權獲利的證據,本院根據福州寶島公司、王再武侵權惡意程度、侵犯範圍、侵權情節以及原告涉案注冊商標的知名度等因素,酌情確定侵權損害賠償數額。
四、二審判決結果
原審判決認定事實基本清楚,適用法律正確,程序合法,依法應予維持。福州寶島公司的上訴理由不成立,對其上訴請求本院不予支持。依照中華人民共和國民事訴訟法第170條第1款第(1)項之規定,判決如下:駁回上訴,維持原判。
五、二審判決理由
1.第1394775號、第772859號、第3110047號商標的主要識別部分為「寶島」,其核定使用的服務項目均包括眼鏡行。福州寶島公司、王再武在眼鏡銷售服務上使用了「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖」等標識,而「眼鏡」使用在眼鏡銷售服務上缺乏顯著性,不具有識別服務來源的作用;「連鎖」體現的是企業經營形式,也不具有識別服務來源的作用,故福州寶島公司、王再武在與上述註冊商標核定使用的服務相同或類似服務上使用的相關標識的主要識別部分為「寶島」,與上述註冊商標的主要識別部分相同或者近似。故福州寶島公司、王再武突出使用的上述標識,容易導致相關公眾對服務來源產生混淆誤認,與上述註冊商標已構成近似商標。原審判決依照「商標法」第52條第(1)項的規定,認定福州寶島公司、王再武的相關行為屬於侵犯註冊商標專用權的行為並在此基礎上作出相應判決並無不當,依法應予維持。同理,福州寶島公司在其網站中以及在眼鏡銷售等服務上通過特許經營活動方式許可他人突出使用「寶島眼鏡(連鎖)」等標識的行為,亦屬於侵犯注冊商標專用權的行為,原審法院的相關判決亦無不當,本院予以維持。
2.「商標法」第56條第1款、第2款規定:「侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。前款所稱侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。」[4]本案中,晶華寶島公司未能提供證據證明福州寶島公司、王再武因侵權所獲得的利益,也未能證明其因被侵權所受到的具體損失,故原審法院根據福州寶島公司、王再武的侵權惡意程度、侵權範圍、侵權情節以及涉案註冊商標的知名度等因素,酌情確定侵權損害賠償數額並無不當,本院予以維持。
六、本案例重大爭議點
1.商標與企業名稱的衝突
本案寶島眼鏡商業諮詢有限公司(香港)享有「寶島」中文系列註冊商標,而福州寶島眼鏡有限公司是依法在工商局設立登記的公司,「寶島」是該公司的字號。當註冊商標「寶島」與公司字號「寶島」相互間並存且發生衝突時,依大陸現行法制將如何處理,是撤銷商標註冊或請求企業名稱變更登記或給予並存?
2.特許經營品牌與商標的衝突
在商務部登記備案的特許經營品牌,如果使用了他人已註冊商標時,該如何處理。也就是已在特許經營備案的「寶島眼鏡連鎖」、「寶島眼鏡(連鎖)」品牌,是否可以大量許可他人做為連鎖店的店招使用?該使用是否有侵犯「寶島」商標權?
七、評析
(一)緣起
1.1995年日本三菱電機株式會社向廣州市工商行政管理局投訴,指控廣州有一家「三菱冷凍空調服務部」擅自使用其「三菱」註冊商標作為該企業字號(台灣稱法人名稱特取部分),使消費者誤認該服務部是日本三菱電機株式會社在廣州設立的機構,嚴重影響其權益,請求廣州市工商行政管理局責令該企業停止使用帶有「三菱」文字的企業字號。但是「三菱冷凍空調服務部」抗辯說,其企業字號之使用是依「企業名稱登記管理規定」由廣州市工商局批准的,堅持不更改企業名稱。
廣州市工商行政管理局就該案應如何適用法律、法規,向國家工商行政管理局請示。1996年2月29日國家工商行政管理局作出批覆:「三菱」商標是日本三菱電機株式會社在電視、收錄音機、空調設備商品註冊的商標,在中國享有較高知名度,在中國各地大城市設有「三菱」空調等電器商品生產及維護部門。未經商標註冊人的許可在企業中使用「三菱」,易使消費者誤認為該企業與「三菱」有聯繫或分支機構,因此未經授權即登記使用「三菱」文字為企業名稱之一部分,工商行政管理機關依「商標法」及「企業名稱登記管理規定」,責令該企業必須變更企業名稱。[5]
「三菱」商標與企業名稱的衝突一案,咸被認為是以行政手段保護國外著名商標的第一案。
2.1997年6月台灣蜜雪兒公司向北京第二中級人民法院起訴被告北京蜜雪兒服飾公司所使用的「MISHER」與原告註冊的「MYSHEROS」相近似,侵犯其商標專用權,並同時請求法院判令被告不得再使用「北京蜜雪兒服飾公司」的企業名稱,及要求被告因不正當的競爭行為賠償經濟損失二十萬人民幣。案經北京第二中級人民法院及北京高級人民法院審理,認為原告台灣的「蜜雪兒」註冊商標的所有人對「北京蜜雪兒服飾公司」的企業名稱提起訴訟,禁止其繼續使用部分,並非法院所管轄的範圍,應循行政系統對企業名稱登記機關提出申訴,因而就要求「北京蜜雪兒服飾公司」變更企業名稱之部分為敗訴。[6]
「蜜雪兒」商標訴「北京蜜雪兒服飾公司」企業名稱衝突司法訴訟案,後雖法院以非其管轄事由予以駁回,但咸被認為是以民事訴訟起訴的第一案。
3.咸亨酒店是浙江省紹興市的一間酒店,因在「孔乙己」等多部魯迅的作品提及而著名,事實上該酒店成立於1884年為百年老字號酒店,而後有浙江省紹興縣釀酒廠,將其字號在酒商品申請商標註冊。山西太原清和元飯店是一家近400年的老字號飯店,而後有山西紅十字忻州強身保健公司將其字號「清和元」申請商標註冊指定在食品項目。這二件將他人著名字號作為商標申請註冊,在90年代開始引起大家的注意,但是當時商標法沒有具體的處理辦法。1998年深圳對外貿易公司大量將他人的企業名稱的字號或簡稱申請為註冊商標,其中「中僑」、「富島」、「江鈴」、「廣廈」、「寶恆」、「中富」、「華強」七件註冊商標是他人上市公司的名稱。該案引起上市公司及輿論的強烈反應。至此,企業名稱在先而商標註冊在後的爭議,引起商標主管機關及學者專家熱烈的關注。[7]
4.台灣錢櫃視聽公司於1993年間以「錢櫃CASH BOX」向大陸商標局申請註冊在第41類公共娛樂、音樂廳等服務商標,1995年審定公告第779781號商標,公告期間有「上海錢櫃娛樂公司」對該審定商標提出異議。其異議主要理由是:「錢櫃」商標與異議人「上海錢櫃娛樂公司」的企業名稱中的字號「錢櫃」完全相同,且被異議人審定的服務商標所指定服務項目又與異議人的營業項目相同,若「錢櫃」商標獲准註冊,勢必使消費者產生混淆誤認,依商標法第27條[8]所謂的「以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的」為由,提出異議申請撤銷該審定公告商標。
(二)商標與企業名稱衝突的本質
從「三菱」與「三菱冷凍空調服務部」、「蜜雪兒」與「北京蜜雪兒服飾公司」、「香格里拉」與「東莞香格里拉酒店」、「上海錢櫃娛樂公司」與「錢櫃CASH BOX」等糾紛案,很明顯的有二個「商標」與「企業名稱」商業表徵發生了權利衝突,這兩個權利都各自依其相對應的法律、法規取得了合法權利,在未對其權利合法性進行實質評價前,至少,形式上都是合法的。但由於兩者之間的權利客體主要識別部分經常是相同或近似,就因為這種表現的型態容易在市場上造成彼此之間的混淆,消費者對其提供商品或服務的來源誤認為同一或彼此間具有關聯性,因此從市場公平性及防止不正當競爭的角度而言,必須儘速予以解決。
中國大陸商標制度實行先申請原則和註冊制,商標法第2條國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標註冊和管理的工作。換言之,工商行政管理總局下的商標局為唯一的受理註冊及授權機關。商標法第3條規定,經商標局核准註冊的商標為註冊商標,包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標;商標註冊人享有商標專用權,受法律保障。換言之,一經註冊商標其專用權的範圍遍及中國大陸領土。
1985年中國大陸國家工商行政管理局公布「工商企業名稱登記管理暫行規定」是大陸有關企業名稱第一部單行法規,1991年5月經國務院批准修改為「企業名稱登記管理規定」,該管理規定第2條:本規定適用於中國境內具備法人條件的企業及其他依法需辦理登記的企業。第3條:企業名稱在申請登記時,由企業名稱的登記主管機關核定,企業名稱經核准登記後方可使用,在規定的範圍內享有專用權。第4條:企業名稱的登記主管機關是國家工商行政管理局和地方工商行政管理局,登記主管機關核准或者駁回企業名稱登記申請,監督管理企業名稱的使用,保護企業名稱專用權。第7條:企業名稱應當由以下部分依次組成字號(或者商號)、行業或者經營特點、組織形式,企業名稱應冠以企業所在省(包括自治區、直轄市、或者市(包括州)或者縣(包括市轄市)行政區劃名稱)。換言之,依各級主管機關核准的企業名稱,企業名稱所有人即可合法使用。例如:「杭州旺旺食品有限公司」,杭州是行政區劃,旺旺是字號,食品是行業或經營特點,有限公司是組織形式。也就是這樣的規定,只要在不同行政區都可以取相同的字號。如「北京旺旺食品有限公司」、「上海旺旺食品有限公司」是可以並存的。本案例寶島眼鏡除要對抗「福州寶島眼鏡有限公司」外,市場上還存在「杭州寶島眼鏡有限公司」、「湖北寶島眼鏡有限公司」、「江西寶島眼鏡有限公司」、「香港寶島眼鏡國際集團專業連鎖有限公司」、「平湖寶島眼鏡有限公司」、「福建海峽寶島眼鏡有限公司」等遍地開花的寶島眼鏡公司[9],可見不正當競爭行為之激烈,維權之不易。
(三)商標註冊在先而企業名稱登記在後
1993年的商標法,有關企業名稱使用他人註冊商標者,並沒有明文規範如何處理,「東莞香格里拉酒店」使用他人註冊商標「香格里拉」案,「廣州三菱冷凍空調服務部」使用他人註冊商標「三菱」案,其處理依據,皆以當時商標法第38條第(4)項「給他人註冊商標專用權造成其他損害的」,再以有企業名稱登記規定第9條第(2)項「可能對公眾造成欺騙或者誤解的」的情形,及第5條的規定,由地方工商行政管理部門責令登記在後的企業更改企業名稱[10]。1996年6月10日工商標字第(1996)第157號「關於禁止擅自將他人註冊商標用作專賣店(專修店)企業名稱及營業招牌的通知」。1998年11月18日工商標字(1998)第260號國家工商行政管理局「關於依法保護青島「雙星」馳名商標的通知」。1999年1月6日工商標字(1999)第2號國家工商行政管理局「關於禁止將「奔馳」商標用作專修店名稱的通知」。都是在商標法未明文規範如何處理的背景下,以行政手段處理商標與企業名稱的衝突。
企業名稱登記管理規定第9條第(2)項「可能對公眾造成欺騙或者誤解的」,雖為處理企業名稱涉及他人註冊商標的依據,但對於何謂「欺騙」、何謂「誤解」的標準判斷不一、莫衷一是,形成各地工商行政系統任意為之。1999年4月5日再以工商標字(1999)第81號,國家工商行政管理局「關於解決商標與企業名稱中若干問題的意見」統一規範各地工商局依法處理的標準。該意見第4條:「商標中的文字和企業名稱中的字號相同或者近似的,使他人對市場主體及其商品或者服務的來源產生混淆(包括混淆的可能性),從而構成不正當競爭的,應當依法予以制止」。第5條第(2)項:「將與他人註冊商標相同或者近似的文字登記為企業名稱中的字號,引起相關公眾對商標註冊人與企業名稱所有人的誤認或者誤解的,都屬於第4條所謂的「混淆」」。
將他人註冊商標做為企業名稱字號,基本上案件的特徵是被他人作為企業的字號,一定是馳名商標、著名商標或者是具有高知名度的商標,這種不正當的行為才能享受不正當的經濟利益。1996年8月10日國家工商行政管理局第56號令,發佈「馳名商標認定和管理暫行規定」。該管理暫行規定第10條:「自馳名商標認定之日起,他人將與該馳名商標相同或者近似的文字作為企業名稱一部份使用,且可能引起公眾誤認的,工商行政管理機關不予核准登記;已經登記的,馳名商標註冊人可以自知道或者應當知道之日起二年內,請求工商行政管理機關予以撤銷」。2002年商標法實施條例首次將馳名商標與企業名稱的衝突提升到行政法規的層次予以保護,實施條例第53條:「商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記,可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的,可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理」。由於該條款明文規定對馳名商標的特殊保護,也引起台商紛紛以爭創馳名商標的認定,以對抗各地層出不窮的字號。[11]
實施條例雖然對馳名商標予以明確保護,但不正當競爭行為的對象不限於馳名商標,且僅提供行政處理手段,故於2013年商標法修正提供法律位階的保護,保護對象也不再僅限於馳名商標,且明文將該行為界定為不正當競爭行為。2013年商標法第58條:「將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理」。至於,將與他人註冊商標相同或者近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用,容易使相關公眾產生誤認的,依最高人民法院法釋(2002)32號「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第1條第(1)項之規定,認定屬於商標侵權行為。例如,本案被告福州眼鏡有限公司將其企業名稱突出使用為「寶島眼鏡連鎖」,即被法院認定為商標侵權行為。
(四)企業名稱在先而商標註冊在後
以他人企業名稱中的字號申請為註冊商標,其情節不似以他人註冊商標申請為企業名稱之嚴重,但仍然對他人企業名稱造成一定的損害,尤其將他人企業名稱中的字號,申請所指定商品又與企業經營範圍相同時,就涉及了惡意搶註,阻撓他人申請註冊商標的權利。中國大陸1983年商標法,對此問題未規定處理的方法,直到1993年商標法修正時,於27條規定:「已經註冊的商標違反本法第8條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的」,另外在實施細則第25條第4款明文規定侵犯他人合法的在先權利註冊的,為不正當手段取得註冊的行為態樣之一。而何謂「合法在先權利」,一般通說除了肖像權、姓名權、版權外觀設計、也包括了商號權(企業名稱)。換言之,當時實務上,承認企業名稱在先的權利人得將該註冊不當的商標申請撤銷。如前述咸亨酒店案、山西太原清和元飯店案、及深圳對外貿易公司涉及七件上市公司名稱等案,都依當時商標法第27條及實施細則第25條之規定予以撤銷註冊商標。2001年及2013年的商標法修正,基本上仍保留「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利」,做為撤銷註冊商標的依據。
2013年商標法第32條所謂申請註冊商標不得損害他人現有的在先權利,在先權利包括了商號權。將與他人在先登記、使用並具有一定知名度的商號相同或者基本相同的文字申請註冊為商標,容易導致中國相關公眾混淆,致使在先商號權人的利益可能受到損害的,應當認定為對他人在先商號權的侵犯,系爭商標應當不予核准註冊或者予以撤銷。
行政機關現行適用本條款的見解如下:
1.適用條件:
(1)商號的登記、使用日應當早於系爭商標註冊申請日;
(2)該商號在中國相關公眾中具有一定的知名度;
(3)系爭商標的註冊與使用容易導致相關公眾產生混淆;致使在先商號權人的利益可能受到損害。
2.關於在先商號權的界定
以商號權對抗系爭商標的,商號的登記、使用日應當早於系爭商標的申請註冊日,外國商號也可以受到保護。
在先享有商號權的事實可以用企業登記資料、使用該商號的商品交易文書、廣告宣傳材料等加以證明。
3.關於混淆可能性的判定
混淆的可能性是指,系爭商標的註冊與使用將會導致相關公眾誤以為該商標所標識的商品或服務來自於商號權人,或者與商號權人有某種特定聯繫。
認定系爭商標容易與在先商號發生混淆,可能損害在先商號權人的利益,應當綜合考慮下列各項因素:
(1)在先商號的獨創性
如果商號所使用的文字並非常見的詞語,而是沒有確切含意的臆造詞彙,則可以認定其具有獨創性。商號的簡稱也屬於廣義的字號而受保護。
(2)在先商號的知名度
認定在先商號在相關公眾中是否具有知名度,應從商號的登記時間、使用該商號從事經營活動的時間年度、地域範圍、經營業績、廣告宣傳情況等方面來考察。
(3)系爭商標指定使用的商品或服務與商號權人提供的商品或服務原則上應當相同或者類似。
4.保護範圍
根據在先商號所具有的獨創性、知名度,以及雙方商品或服務的關連程度,在個案中具體確定該在先商號的保護範圍,通常商號權的保護範圍不得大於馳名商標的保護範圍。
5.司法機關對保護在先權利的商號權,實務見解如下:
(1)一般限於相同或近似的商品
在先字號權的保護範圍一般限於在先字號權人實際經營的商品及其類似商品。
(2011)一中知行初字第716號判決書:第3454116號「宏寶萊」商標異議案中,被異議商標指定使用在調味醬等商品上,異議人的經營範圍主要為冰淇淋。法院認為雖然「宏寶萊」字號在冰淇淋等商品上具有一定知名度,但未能證明在被異議商標核定使用的調味醬等商品上在先使用並具有一定知名度,因此其字號的保護範圍不能及於調味醬。
(2008)高行終字第130號判決書:第1652029號「金洲及圖」商標異議案中,雖然爭議申請人金洲公司的字號「金洲」在爭議商標申請前即已登記,而且由於金洲公司在金屬製品、金屬管材商品的生產、銷售方面的較大影響力,因此其字號也有一定的知名度,但由於吳江金洲廠是在與金屬管不類似的商品上申請、註冊的爭議商標,因此並不足以導致消費者誤認為爭議商標所核定使用的商品來源於金洲公司或者與金洲公司有某種特定聯繫,因此爭議商標的註冊沒有損害金洲公司在先的字號權[12]。
(2)高知名度字號的保護範圍
字號的知名度很高,其不僅在實際經營的領域內具有較高知名度,而且可能多元化的經營其他的領域,對於字號知名度高,系爭商標與字號又完全相同或者高度近似的情況下,可以考慮個案情況,包括系爭商標申請人的主觀意圖、雙方的地域關係、商業往來等,適當擴大字號的保護範圍。總體上,以相關公眾是否會混淆誤認,是否損害字號權人利益為確定標準。第4133399號「賽科醫療」商標異議案,二審法院採信賽科藥業公司在二審程序中提交的新證據,認為在被異議商標申請註冊前「賽科」商號在醫療領域具有一定的知名度和影響力,雖然賽科藥業公司以生產、銷售藥品為主,而被異議商標註冊在醫療器械產品上,藥品和醫療器械屬於不同的商品類別,但藥品和醫療器械關連度很高,二者的經銷渠道、消費對象也高度重疊,「賽科」商號在醫藥行業的知名度能覆蓋到醫療器械領域,被異議商標的註冊和使用易使消費者對商品來源產生混淆誤認,對「賽科」商號造成損害,被異議商標不應核准註冊,判決撤銷一審判決和商標評審委員會裁定。第4213226號「錫林小肥羊歡樂城」商標爭議案,一審法院將內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司在先的,在餐飲服務上有較高知名度的「小肥羊」商號跨類保護至飯店管理、飯店商業管理服務上。二審法院在(2011)高行終字第1065號一案中,甚將小肥羊字號的保護範圍擴大到礦泉水等商品上[13]。
(3)審理註冊商標與企業名稱衝突的司法解釋
最高人民法院為統一規範各級人民法院審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突時的審判原則,於2008年2月18日通過法釋(2008)3號「關於審理註冊商標企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定」,全文共4條。其中涉及商標註冊與企業名稱互為衝突有關規定如下:
(一)以註冊商標與企業名稱衝突為提起訴訟者,法院應當受理。
(二)人民法院應當根據原告訴訟的請求和爭議民事法律關係的性質,確定註冊商標或者企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件的案由,並適用相應的法律。
(三)被訴企業名稱侵犯註冊商標專用權或者構成不正當競爭的,人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體狀況,確定被告承擔停止使用、規範使用等民事責任。
(五)「寶島」字號、「寶島眼鏡連鎖」是否可以作為品牌特許經營?
晶華寶島訴福州寶島商標侵權及不正當競爭糾紛案中,被告王再武在店招、眼鏡盒、眼鏡布、會員卡等文宣用品上使用「寶島眼鏡(連鎖)」、「寶島眼鏡連鎖(678)店」標識,係與福州寶島眼鏡公司簽訂特許經營合同,而福州寶島眼鏡公司所特許他人經營「寶島眼鏡連鎖」是在商務部已備案的特許品牌,是合法使用。
商業特許經營是國人較為不熟悉的用語,事實上就是連鎖店的加盟經營。中國大陸為加強監督管理商業特許經營管理,2007年1月31日公布「商業特許經營管理條例」。該條例第3條「本條例所稱商業特許經營(以下簡稱特許經營),是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業(以下稱特許人),以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者(以下稱被特許人)使用,被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營,並向特許人支付特許經營費用的經營活動。企業以外的其他單位和個人不得作為特許人從事特許經營活動」。
特許人要依「商業特許經營備案管理辦法」將相關資料依備案管理辦法第3條備案後,才可以與他人簽訂特許經營合同,被特許人可以使用備案的特許資源。
何謂「特許資源」,也就是本案訴訟中的爭議點「寶島眼鏡連鎖」這一品牌。按大陸商務部解釋特許資源包括有:註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等都屬於特許經營資源外,經國家有關部門認證、登記、備案的商業秘密(所謂商業秘密,是指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息)、商號等也可以做為其他特許經營資源。
福州寶島眼鏡有限公司在商務部商業特許經營備案公告的信息資料中(備案號:03501009200900011),會出現特許人授權內容,特許品牌(福州寶島眼鏡)。福州寶島眼鏡有限公司經備案後,就可以合法的大量許可他人使用嗎?這就牽涉特許經營備案本身的性質,它是否屬於行政許可行為?事實上「商業特許經營管理條例」對於特許人開展特許經營活動並未實行「審批制」,備案不屬於事前的行政許可行為,其性質僅是告知性、公示性的事後確認的具體行政行為,通過行政法規的強制性規定促使許可人申報備案,將特許人相關特許信息予以公示,以便他人查詢閱覽,同時藉由備案讓行政機關便於監督管理。至於,其特許經營資源的內容是否合法、是否侵犯他人權利,商務部備案機關不做實質審理,由司法進行審理認定。法院在審理寶島糾紛案時,不因為被告抗辯有商務部特許經營備案,而認為當然可以使用「寶島眼鏡連鎖」標誌,法院僅單純就「寶島眼鏡連鎖」的使用事實,依商標法第57條之規定,審理是否有侵犯註冊商標專用權。
*勤業國際專利商標聯合事務所所長
中國政法大學(1997級)民商法學博士
智慧財產培訓學院專家顧問
海基會台商財經法律顧問
華僑大學(福建)法律系客座教授
[1] 據爭商標註冊人為寶島眼鏡商業諮詢有限公司(香港),為台商控股公司,寶島眼鏡商業諮詢有限公司與晶華寶島(北京)眼鏡有限公司簽訂獨佔許可使用(台灣稱專屬授權),故晶華寶島有權單獨以自己名義向人民法院提起訴訟。
[2] 王再武曾不服第一審判決向第二審提起上訴,而後又向第二審法院撤回上訴,因此,判決書僅載原審被告,未稱上訴人。
[3] 被告王再武營業地為北京市通州區,依侵權行為地其一審管轄法院為北京市第二中級人民法院。
[4] 2013年商標法修正第63條將法定賠償額由50萬元提升至300萬元。
[5] 賴文平 商標法與你 永然文化出版社 1991年7月 頁252、253。
[6] 北京市高級人民法院(1998)高知終字第71號民事判決書。
[7] 賴文平 商業名稱與商標之衝突~以大陸法制為研究中心。2000年博士論文 頁61~63。
[8] 本件異議案適用1993年頒佈實施的商標法,1993年商標法第27條:「以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的」,當時皆以「註冊不當」稱之。
[9]程永順主編 知識產權疑難問題專家論證 知識產權出版社2014年 頁213至216。
[10] 企業名稱登記管理規定第5條:企業名稱登記註冊後,登記主管機關有權糾正已登記註冊的不適宜的企業名稱。上級登記主管機關有權糾正下級登記主管機關已登記註冊的不適宜的企業名稱。對已登記的不適宜名稱,任何單位和個人可以要求登記主管機關予以糾正。
[11] 民生報 2005年10月26日 A3 永和豆漿獲馳名商標。永和、永慶、好樂迪、星巴客企業打假拼了。經濟日報 2005年10月26日 A6另闢蹊徑 永和豆漿取得大陸馳名商標。蘋果日報 2005年10月26日 AA6 永和豆漿獲中國馳名商標經司法判決取得有助侵權訴訟。[12] 周雲川 商標侵權確權訴訟規則與判例。法律出版社 2014年 頁377。
[13]周雲川 商標侵權確權訴訟規則與判例。法律出版社 2014年 頁378。