晶华宝岛(北京)眼镜有限公司诉福州宝岛眼镜有限公司、 王再武商标侵权案

收录于《台湾法学思潮与人文光影》一书,2017年
文/勤业商标 赖文平首席顾问*

原告据争注册商标:注册第1394775号「」、

注册第772859号「」、

注册第3110047号「」、

被告使用标识:

一、案情摘要:

  晶华宝岛(北京)眼镜有限公司[1](第一审原告、第二审被上诉人)指称福州宝岛眼镜有限公司(第一审被告、第二审上诉人)、王再武(第一审被告)[2],在眼镜店招牌、眼镜盒、眼镜布、客户联系卡、会员卡等相关载体上,突出使用「宝岛眼镜连锁678店」标识,共同侵犯晶华宝岛注册商标许可使用权及构成「反不正当竞争法」第2条的不当竞争行为,向北京市第二中级人民法院起诉[3],请求:1.判令二被告立即停止侵犯晶华宝岛公司注册商标独占许可使用权的行为,即福州宝岛公司停止特许「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁」品牌,王再武在其眼镜店招牌等相关服务标识载体上立即停止使用「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁」等标识;2.判令二被告在「法制日报」或其他报纸登报消除给晶华宝岛公司造成的不良影响;3.判令二被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为支出的合理费用共计50万元人民币;4.判令二被告共同承担本案诉讼费用。

  第一审法院2012年12月19日(2012)二中民初字第08648号判决,被告不服,在法定期间15日内向北京市高级人民法院提起上诉。

二、一审判决结果

  1.自本判决生效之日起,福州宝岛眼镜有限公司停止涉案特许他人使用「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁」品牌,停止在其官方网站上使用「宝岛眼镜(连锁)」标识的涉案侵犯第1394775号​​注册商标、第772859号注册商标、第3110047号注册商标专用权的行为;

  2.自本判决生效之日起,王再武停止涉案侵犯第1394775号​​注册商标、第772859号注册商标、第3110047号注册商标专用权的行为;

  3.自本判决生效之日起十日内,福州宝岛眼镜有限公司就其侵犯涉案注册商标专用权的行为在「法制日报」上刊登声明,以消除影响(内容须经本院审核,逾期不履行义务,本院将在一家全国发行的报纸上公布本判决的相关内容,相关费用由福州宝岛眼镜有限公司负担);

  
  4.自本判决生效之日起十日内,福州宝岛眼镜有限公司赔偿晶华宝岛(北京)眼镜有限公司经济损失三十万元;

  5.自本判决生效之日起十日内,王再武赔偿晶华宝岛(北京)眼镜有限公司经济损失一万元;

  6.驳回晶华宝岛(北京)眼镜有限公司的其他诉讼请求。

三、一审判决理由

1.原告晶华宝岛公司享有第1394775号​​、第772859号、第3110047号商标的独占许可使用权,核定服务项目均包括眼镜行,被告福州宝岛公司的经营范围为各类镜片和镜架等批发和零售,提供验光、定配服务,王再武经营的北京同明仁眼镜店的经营范围为销售眼镜、验光配镜,两被告实际使用的被控侵权标識亦属于眼镜行,故二者的服务项目相同。王再武经营的北京同明仁眼镜店在门店招牌、客户联系卡、会员金卡、眼镜盒、眼镜布等相关服务标识上使用的「宝岛眼镜(连锁)」标识,在会员金卡上使用「宝岛眼镜有限公司」标识,销售小票上使用的「宝岛眼镜连锁」标识,其具有显著性的识别部分为「宝岛」二字,与原告的第1394775号​​商标、第772859号商标、第3110047号商标相比,构成近似。王再武在相同类别上使用与晶华宝岛公司近似商标的行为容易造成相关公众的混淆或误认,故本院认为,王再武的涉案行为侵犯了晶华宝岛公司涉案第1394775号​​、第772859号、第3110047号商标的独占许可使用权,应当承担相应的停止侵权、赔偿损失的法律责任。

2.福州宝岛公司在其官方网站www.baodaochina.com多处使用「宝岛眼镜(连锁)」字样,容易使消费者对服务的来源产生误认或者认为其来源与晶华宝岛公司有特定的联系,故该使用行为侵犯了晶华宝岛公司涉案第1394775号​​、第772859号、第3110047号商标的独占许可使用权,应当承担相应的停止侵权、赔偿损失的法律责任。

3.福州宝岛公司授权王再武等加盟经营「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁」品牌的行为,侵犯了晶华宝岛公司涉案第1394775号​​、第772859号、第3110047号商标的独占许可使用权,应当承担相应的停止侵权、赔偿损失的法律责任。福州宝岛公司、王再武相应的不侵权抗辩主张,没有事实和法律依据,本院不予认可。

4.鉴于晶华宝岛公司在诉讼中明确表示,如果法院认定福州宝岛公司、王再武的涉案行为构成商标侵权,则晶华宝岛公司对上述涉案行为也构成不正当竞争的主张不再坚持。故在本院已经认定福州宝岛公司、王再武的行为构成侵犯涉案注册商标权的情况下,原告不正当竞争的主张视为放弃,本院不予审理。

5.鉴于晶华宝岛公司未能提供具体的损失依据,也未能充分提供福州宝岛公司、王再武侵权获利的证据,本院根据福州宝岛公司、王再武侵权恶意程度、侵犯范围、侵权情节以及原告涉案注册商标的知名度等因素,酌情确定侵权损害赔偿数额。

四、二审判决结果

  原审判决认定事实基本清楚,适用法律正确,程序合法,依法应予维持。福州宝岛公司的上诉理由不成立,对其上诉请求本院不予支持。依照中华人民共和国民事诉讼法第170条第1款第(1)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

五、二审判决理由

  1.第1394775号​​、第772859号、第3110047号商标的主要识别部分为「宝岛」,其核定使用的服务项目均包括眼镜行。福州宝岛公司、王再武在眼镜销售服务上使用了「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁」等标识,而「眼镜」使用在眼镜销售服务上缺乏显著性,不具有识别服务来源的作用; 「连锁」体现的是企业经营形式,也不具有识别服务来源的作用,故福州宝岛公司、王再武在与上述注册商标核定使用的服务相同或类似服务上使用的相关标识的主要识别部分为「宝岛」,与上述注册商标的主要识别部分相同或者近似。故福州宝岛公司、王再武突出使用的上述标识,容易导致相关公众对服务来源产生混淆误认,与上述注册商标已构成近似商标。原审判决依照「商标法」第52条第(1)项的规定,认定福州宝岛公司、王再武的相关行为属于侵犯注册商标专用权的行为并在此基础上作出相应判决并无不当,依法应予维持。同理,福州宝岛公司在其网站中以及在眼镜销售等服务上通过特许经营活动方式许可他人突出使用「宝岛眼镜(连锁)」等标识的行为,亦属于侵犯注册商标专用权的行为,原审法院的相关判决亦无不当,本院予以维持。

  2.「商标法」第56条第1款、第2款规定:「侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。」[4]本案中,晶华宝岛公司未能提供证据证明福州宝岛公司、王再武因侵权所获得的利益,也未能证明其因被侵权所受到的具体损失,故原审法院根据福州宝岛公司、王再武的侵权恶意程度、侵权范围、侵权情节以及涉案注册商标的知名度等因素,酌情确定侵权损害赔偿数额并无不当,本院予以维持。

六、本案例重大爭議點

1.商标与企业名称的冲突

  本案宝岛眼镜商业咨询有限公司(香港)享有「宝岛」中文系列注册商标,而福州宝岛眼镜有限公司是依法在工商局设立登记的公司,「宝岛」是该公司的字号。当注册商标「宝岛」与公司字号「宝岛」相互间并存且发生冲突时,依大陆现行法制将如何处理,是撤销商标注册或请求企业名称变更登记或给予并存?

2.特许经营品牌与商标的冲突

  在商务部登记备案的特许经营品牌,如果使用了他人已注册商标时,该如何处理。也就是已在特许经营备案的「宝岛眼镜连锁」、「宝岛眼镜(连锁)」品牌,是否可以大量许可他人做为连锁店的店招使用?该使用是否有侵犯「宝岛」商标权?

七、评析

 (一)缘起

 1.1995年日本三菱电机株式会社向广州市工商行政管理局投诉,指控广州有一家「三菱冷冻空调服务部」擅自使用其「三菱」注册商标作为该企业字号(台湾称法人名称特取部分),使消费者误认该服务部是日本三菱电机株式会社在广州设立的机构,严重影响其权益,请求广州市工商行政管理局责令该企业停止使用带有「三菱」文字的企业字号。但是「三菱冷冻空调服务部」抗辩说,其企业字号之使用是依「企业名称登记管理规定」由广州市工商局批准的,坚持不更改企业名称。


  广州市工商行政管理局就该案应如何适用法律、法规,向国家工商行政管理局请示。 1996年2月29日国家工商行政管理局作出批覆:「三菱」商标是日本三菱电机株式会社在电视、收录音机、空调设备商品注册的商标,在中国享有较高知名度,在中国各地大城市设有「三菱」空调等电器商品生产​​及维护部门。未经商标注册人的许可在企业中使用「三菱」,易使消费者误认为该企业与「三菱」有联系或分支机构,因此未经授权即登记使用「三菱」文字为企业名称之一部分,工商行政管理机关依「商标法」及「企业名称登记管理规定」,责令该企业必须变更企业名称。 [5]

  「三菱」商标与企业名称的冲突一案,咸被认为是以行政手段保护国外著名商标的第一案。

 2.1997年6月台湾蜜雪儿公司向北京第二中级人民法院起诉被告北京蜜雪儿服饰公司所使用的「MISHER」与原告注册的「MYSHEROS」相近似,侵犯其商标专用权,并同时请求法院判令被告不得再使用「北京蜜雪儿服饰公司」的企业名称,及要求被告因不正当的竞争行为赔偿经济损失二十万人民币。案经北京第二中级人民法院及北京高级人民法院审理,认为原告台湾的「蜜雪儿」注册商标的所有人对「北京蜜雪儿服饰公司」的企业名称提起诉讼,禁止其继续使用部分,并非法院所管辖的范围,应循行政系统对企业名称登记机关提出申诉,因而就要求「北京蜜雪儿服饰公司」变更企业名称之部分为败诉。 [6]

  「蜜雪儿」商标诉「北京蜜雪儿服饰公司」企业名称冲突司法诉讼案,后虽法院以非其管辖事由予以驳回,但咸被认为是以民事诉讼起诉的第一案。


 3.咸亨酒店是浙江省绍兴市的一间酒店,因在「孔乙己」等多部鲁迅的作品提及而著名,事实上该酒店成立于1884年为百年老字号酒店,而后有浙江省绍兴县酿酒厂,将其字号在酒商品申请商标注册。山西太原清和元饭店是一家近400年的老字号饭店,而后有山西红十字忻州强身保健公司将其字号「清和元」申请商标注册指定在食品项目。这二件将他人著名字号作为商标申请注册,在90年代开始引起大家的注意,但是当时商标法没有具体的处理办法。 1998年深圳对外贸易公司大量将他人的企业名称的字号或简称申请为注册商标,其中「中侨」、「富岛」、「江铃」、「广厦」、「宝恒」、「中富」、「华强」七件注册商标是他人上市公司的名称。该案引起上市公司及舆论的强烈反应。至此,企业名称在先而商标注册在后的争议,引起商标主管机关及学者专家热烈的关注。 [7]

 4.台湾钱柜视听公司于1993年间以「钱柜CASH BOX」向大陆商标局申请注册在第41类公共娱乐、音乐厅等服务商标,1995年审定公告第779781号商标,公告期间有「上海钱柜娱乐公司」对该审定商标提出异议。其异议主要理由是:「钱柜」商标与异议人「上海钱柜娱乐公司」的企业名称中的字号「钱柜」完全相同,且被异议人审定的服务商标所指定服务项目又与异议人的营业项目相同,若「钱柜」商标获准注册,势必使消费者产生混淆误认,依商标法第27条[8]所谓的「以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的」为由,提出异议申请撤销该审定公告商标。

(二)商标与企业名称冲突的本质

  从「三菱」与「三菱冷冻空调服务部」、「蜜雪儿」与「北京蜜雪儿服饰公司」、「香格里拉」与「东莞香格里拉酒店」、「上海钱柜娱乐公司」与「钱柜CASH BOX」等纠纷案,很明显的有二个「商标」与「企业名称」商业表征发生了权利冲突,这两个权利都各自依其相对应的法律、法规取得了合法权利,在未对其权利合法性进行实质评价前,至少,形式上都是合法的。但由于两者之间的权利客体主要识别部分经常是相同或近似,就因为这种表现的型态容易在市场上造成彼此之间的混淆,消费者对其提供商品或服务的来源误认为同一或彼此间具有关联性,因此从市场公平性及防止不正当竞争的角度而言,必须尽速予以解决。

  中国大陆商标制度实行先申请原则和注册制,商标法第2条国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。换言之,工商行政管理总局下的商标局为唯一的受理注册及授权机关。商标法第3条规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保障。换言之,一经注册商标其专用权的范围遍及中国大陆领土。

  1985年中国大陆国家工商行政管理局公布「工商企业名称登记管理暂行规定」是大陆有关企业名称第一部单行法规,1991年5月经国务院批准修改为「企业名称登记管理规定」,该管理规定第2条:本规定适用于中国境内具备法人条件的企业及其他依法需办理登记的企业。第3条:企业名称在申请登记时,由企业名称的登记主管机关核定,企业名称经核准登记后方可使用,在规定的范围内享有专用权。第4条:企业名称的登记主管机关是国家工商行政管理局和地方工商行政管理局,登记主管机关核准或者驳回企业名称登记申请,监督管理企业名称的使用,保护企业名称专用权。第7条:企业名称应当由以下部分依次组成字号(或者商号)、行业或者经营特点、组织形式,企业名称应冠以企业所在省(包括自治区、直辖市、或者市(包括州)或者县(包括市辖市)行政区划名称)。换言之,依各级主管机关核准的企业名称,企业​​名称所有人即可合法使用。例如:「杭州旺旺食品有限公司」,杭州是行政区划,旺旺是字号,食品是行业或经营特点,有限公司是组织形式。也就是这样的规定,只要在不同行政区都可以取相同的字号。如「北京旺旺食品有限公司」、「上海旺旺食品有限公司」是可以并存的。本案例宝岛眼镜除要对抗「福州宝岛眼镜有限公司」外,市场上还存在「杭州宝岛眼镜有限公司」、「湖北宝岛眼镜有限公司」、「江西宝岛眼镜有限公司」、「香港宝岛眼镜国际集团专业连锁有限公司」、「平湖宝岛眼镜有限公司」、「福建海峡宝岛眼镜有限公司」等遍地开花的宝岛眼镜公司[9],可见不正当竞争行为之激烈,维权之不易。

(三)商标注册在先而企业名称登记在后

  1993年的商标法,有关企业名称使用他人注册商标者,并没有明文规范如何处理,「东莞香格里拉酒店」使用他人注册商标「香格里拉」案,「广州三菱冷冻空调服务部」使用他人注册商标「三菱」案,其处理依据,皆以当时商标法第38条第(4)项「给他人注册商标专用权造成其他损害的」,再以有企业名称登记规定第9条第(2)项「可能对公众造成欺骗或者误解的」的情形,及第5条的规定,由地方工商行政管理部门责令登记在后的企业更改企业名称[10]。 1996年6月10日工商标字第(1996)第157号「关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知」。 1998年11月18日工商标字(1998)第260号国家工商行政管理局「关于依法保护青岛「双星」驰名商标的通知」。 1999年1月6日工商标字(1999)第2号国家工商行政管理局「关于禁止将「奔驰」商标用作专修店名称的通知」。都是在商标法未明文规范如何处理的背景下,以行政手段处理商标与企业名称的冲突。

  企业名称登记管理规定第9条第(2)项「可能对公众造成欺骗或者误解的」,虽为处理企业名称涉及他人注册商标的依据,但对于何谓「欺骗」、何谓「误解」的标准判断不一、莫衷一是,形成各地工商行政系统任意为之。 1999年4月5日再以工商标字(1999)第81号,国家工商行政管理局「关于解决商标与企业名称中若干问题的意见」统一规范各地工商局依法处理的标准。该意见第4条:「商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似的,使他人​​对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止」。第5条第(2)项:「将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号,引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的,都属于第4条所谓的「混淆」」。

  将他人注册商标做为企业名称字号,基本上案件的特征是被他人作为企业的字号,一定是驰名商标、著名商标或者是具有高知名度的商标,这种不正当的行为才能享受不正当的经济利益。 1996年8月10日国家工商行政管理局第56号令,发布「驰名商标认定和管理暂行规定」。该管理暂行规定第10条:「自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部份使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予核准登记;已经登记的,驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起二年内,请求工商行政管理机关予以撤销」。
2002年商标法实施条例首次将驰名商标与企业名称的冲突提升到行政法规的层次予以保护,实施条例第53条:「商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理」。由于该条款明文规定对驰名商标的特殊保护,也引起台商纷纷以争创驰名商标的认定,以对抗各地层出不穷的字号。 [11]

  实施条例虽然对驰名商标予以明确保护,但不正当竞争行为的对象不限于驰名商标,且仅提供行政处理手段,故于2013年商标法修正提供法律位阶的保护,保护对象也不再仅限于驰名商标,且明文将该行为界定为不正当竞争行为。 2013年商标法第58条:「将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理」 。至于,将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,依最高人民法院法释(2002)32号「关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释」第1条第(1)项之规定,认定属于商标侵权行为。例如,本案被告福州眼镜有限公司将其企业名称突出使用为「宝岛眼镜连锁」,即被法院认定为商标侵权行为。

 

(四)企业名称在先而商标注册在后

  以他人企业名称中的字号申请为注册商标,其情节不似以他人注册商标申请为企业名称之严重,但仍然对他人企业名称造成一定的损害,尤其将他人企业名称中的字号,申请所指定商品又与企业经营范围相同时,就涉及了恶意抢注,阻挠他人申请注册商标的权利。中国大陆1983年商标法,对此问题未规定处理的方法,直到1993年商标法修正时,于27条规定:「已经注册的商标违反本法第8条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的」,另外在实施细则第25条第4款明文规定侵犯他人合法的在先权利注册的,为不正当手段取得注册的行为态样之一。而何谓「合法在先权利」,一般通说除了肖像权、姓名权、版权外观设计、也包括了商号权(企业名称)。换言之,当时实务上,承认企业名称在先的权利人得将该注册不当的商标申请撤销。如前述咸亨酒店案、山西太原清和元饭店案、及深圳对外贸易公司涉及七件上市公司名称等案,都依当时商标法第27条及实施细则第25条之规定予以撤销注册商标。 2001年及2013年的商标法修正,基本上仍保留「申请商标注册不得损害他人现有的在先权利」,做为撤销注册商标的依据。

  2013年商标法第32条所谓申请注册商标不得损害他人现有的在先权利,在先权利包括了商号权。将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人在先商号权的侵犯,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

 

行政机关现行适用本条款的见解如下:

 1.适用条件:
(1)商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日;
(2)该商号在中国相关公众中具有一定的知名度;
(3)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆;致使在先商号权人的利益可能受到损害。

 

2.关于在先商号权的界定

  以商号权对抗系争商标的,商号的登记、使用日应当早于系争商标的申请注册日,外国商号也可以受到保护。

  在先享有商号权的事实可以用企业登记资料、使用该商号的商品交易文书、广告宣传材料等加以证明。


3.关于混淆可能性的判定

  混淆的可能性是指,系争商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的商品或服务来自于商号权人,或者与商号权人有某种特定联系。

  认定系争商标容易与在先商号发生混淆,可能损害在先商号权人的利益,应当综合考虑下列各项因素:

 

 (1)在先商号的独创性

  如果商号所使用的文字并非常见的词语,而是没有确切含意的臆造词汇,则可以认定其具有独创性。商号的简称也属于广义的字号而受保护。

 (2)在先商号的知名度

   认定在先商号在相关公众中是否具有知名度,应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间年度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面来考察。

 


(3)系争商标指定使用的商品或服务与商号权人提供的商品或服务原则上应当相同或者类似。

 4.保护范围

  根据在先商号所具有的独创性、知名度,以及双方商品或服务的关连程度,在个案中具体确定该在先商号的保护范围,通常商号权的保护范围不得大于驰名商标的保护范围。

 5.司法机关对保护在先权利的商号权,实务见解如下:
 (1)一般限于相同或近似的商品
   在先字号权的保护范围一般限于在先字号权人实际经营的商品及其类似商品。

  (2011)一中知行初字第716号判决书:第3454116号「宏宝莱」商标异议案中,被异议商标指定使用在调味酱等商品上,异议人的经营范围主要为冰淇淋。法院认为虽然「宏宝莱」字号在冰淇淋等商品上具有一定知名度,但未能证明在被异议商标核定使用的调味酱等商品上在先使用并具有一定知名度,因此其字号的保护范围不能及于调味酱。

  (2008)高行终字第130号判决书:第1652029号「金洲及图」商标异议案中,虽然争议申请人金洲公司的字号「金洲」在争议商标申请前即已登记,而且由于金洲公司在金属制品、金属管材商品的生产、销售方面的较大影响力,因此其字号也有一定的知名度,但由于吴江金洲厂是在与金属管不类似的商品上申请、注册的争议商标,因此并不足以导致消费者误认为争议商标所核定使用的商品来源于金洲公司或者与金洲公司有某种特定联系,因此争议商标的注册没有损害金洲公司在先的字号权[ 12]。

 (2)高知名度字号的保护范围

  字号的知名度很高,其不仅在实际经营的领域内具有较高知名度,而且可能多元化的经营其他的领域,对于字号知名度高,系争商标与字号又完全相同或者高度近似的情况下,可以考虑个案情况,包括系争商标申请人的主观意图、双方的地域关系、商业往来等,适当扩大字号的保护范围。总体上,以相关公众是否会混淆误认,是否损害字号权人利益为确定标准。第4133399号「赛科医疗」商标异议案,二审法院采信赛科药业公司在二审程序中提交的新证据,认为在被异议商标申请注册前「赛科」商号在医疗领域具有一定的知名度和影响力,虽然赛科药业公司以生产、销售药品为主,而被异议商标注册在医疗器械产品上,药品和医疗器械属于不同的商品类别,但药品和医疗器械关连度很高,二者的经销渠道、消费对象也高度重叠,「赛科」商号在医药行业的知名度能覆盖到医疗器械领域,被异议商标的注册和使用易使消费者对商品来源产生混淆误认,对「赛科」商号造成损害,被异议商标不应核准注册,判决撤销一审判决和商标评审委员会裁定。第4213226号「锡林小肥羊欢乐城」商标争议案,一审法院将内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司在先的,在餐饮服务上有较高知名度的「小肥羊」商号跨类保护至饭店管理、饭店商业管理服务上。二审法院在(2011)高行终字第1065号一案中,甚将小肥羊字号的保护范围扩大到矿泉水等商品上[13]。

 

 (3)审理注册商​​标与企业名称冲突的司法解释

  最高人民法院为统一规范各级人民法院审理注册商​​标、企业名称与在先权利冲突时的审判原则,于2008年2月18日通过法释(2008)3号「关于审理注册商​​标企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定」,全文共4条。其中涉及商标注册与企业名称互为冲突有关规定如下:

(一)以注册商标与企业名称冲突为提起诉讼者,法院应当受理。
(二)人民法院应当根据原告诉讼的请求和争议民事法律关系的性质,确定注册商标或者企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件的案由,并适用相应的法律。
(三)被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体状况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

 

(五)「宝岛」字号、「宝岛眼镜连锁」是否可以作为品牌特许经营?

  晶华宝岛诉福州宝岛商标侵权及不正当竞争纠纷案中,被告王再武在店招、眼镜盒、眼镜布、会员卡等文宣用品上使用「宝岛眼镜(连锁)」、「宝岛眼镜连锁(678)店」标识,系与福州宝岛眼镜公司签订特许经营合同,而福州宝岛眼镜公司所特许他人经营「宝岛眼镜连锁」是在商务部已备案的特许品牌,是合法使用。

  商业特许经营是国人较为不熟悉的用语,事实上就是连锁店的加盟经营。中国大陆为加强监督管理商业特许经营管理,2007年1月31日公布「商业特许经营管理条例」。该条例第3条「本条例所称商业特许经营(以下简称特许经营),是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(以下称特许人),以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者(以下称被特许人)使用,被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许经营费用的经营活动。企业以外的其他单位和个人不得作为特许人从事特许经营活动」。

  特许人要依「商业特许经营备案管理办法」将相关资料依备案管理办法第3条备案后,才可以与他人签订特许经营合同,被特许人可以使用备案的特许资源。

  何谓「特许资源」,也就是本案诉讼中的争议点「宝岛眼镜连锁」这一品牌。按大陆商务部解释特许资源包括有:注册商标、企业标志、专利、专有技术等都属于特许经营资源外,经国家有关部门认证、登记、备案的商业秘密(所谓商业秘密,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息)、商号等也可以做为其他特许经营资源。

  福州宝岛眼镜有限公司在商务部商业特许经营备案公告的信息资料中(备案号:03501009200900011),会出现特许人授权内容,特许品牌(福州宝岛眼镜)。福州宝岛眼镜有限公司经备案后,就可以合法的大量许可他人使用吗?这就牵涉特许经营备案本身的性质,它是否属于行政许可行为?事实上「商业特许经营管理条例」对于特许人开展特许经营活动并未实行「审批制」,备案不属于事前的行政许可行为,其性质仅是告知性、公示性的事后确认的具体行政行为,通过行政法规的强制性规定促使许可人申报备案,将特许人相关特许信息予以公示,以便他人查询阅览,同时藉由备案让行政机关便于监督管理。至于,其特许经营资源的内容是否合法、是否侵犯他人权利,商务部备案机关不做实质审理,由司法进行审理认定。法院在审理宝岛纠纷案时,不因为被告抗辩有商务部特许经营备案,而认为当然可以使用「宝岛眼镜连锁」标志,法院仅单纯就「宝岛眼镜连锁」的使用事实,依商标法第57条之规定,审理是否有侵犯注册商标专用权。

*勤业国际专利商标联合事务所所长
中国政法大学(1997级)民商法学博士
智慧财产培训学院专家顾问
海基会台商财经法律顾问
华侨大学(福建)法律系客座教授

[1] 据争商标注册人为宝岛眼镜商业咨询有限公司(香港),为台商控股公司,宝岛眼镜商业咨询有限公司与晶华宝岛(北京)眼镜有限公司签订独占许可使用(台湾称专属授权) ,故晶华宝岛有权单独以自己名义向人民法院提起诉讼。
[2] 王再武曾不服第一审判决向第二审提起上诉,而后又向第二审法院撤回上诉,因此,判决书仅载原审被告,未称上诉人。
[3] 被告王再武营业地为北京市通州区,依侵权行为地其一审管辖法院为北京市第二中级人民法院。
[4] 2013年商标法修正第63条将法定赔偿额由50万元提升至300万元。
[5] 赖文平 商标法与你 永然文化出版社 1991年7月 页252、253。
[6] 北京市高级人民法院(1998)高知终字第71号民事判决书。
[7] 赖文平 商业名称与商标之冲突~以大陆法制为研究中心。 2000年博士论文 页61~63。
[8] 本件异议案适用1993年颁布实施的商标法,1993年商标法第27条:「以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的」,当时皆以「注册不当」称之。
[9]程永顺主编 知识产权疑难问题专家论证 知识产权出版社2014年 页213至216。
[10] 企业名称登记管理规定第5条:企业名称登记注册后,登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称。上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。对已登记的不适宜名称,任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。
[11] 民生报 2005年10月26日 A3 永和豆浆获驰名商标。永和、永庆、好乐迪、星巴客企业打假拼了。经济日报 2005年10月26日 A6另辟蹊径 永和豆浆取得大陆驰名商标。苹果日报 2005年10月26日 AA6 永和豆浆获中国驰名商标经司法判决取得有助侵权诉讼。 [12] 周云川 商标侵权确权诉讼规则与判例。法律出版社 2014年 页377。
[13]周云川 商标侵权确权诉讼规则与判例。法律出版社 2014年 页378。

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