无印良品山寨告赢正版

工业总会产业杂志2020年01月,2020年01月01日
文/勤业商标 赖文平首席顾问*、赖苡安律师**

一、事实:

  北京棉田纺织品有限公司(以下称北京棉田)、北京无印良品投资有限公司(以下称北京无印良品)以日本株式会社良品计画(以下称日本无印良品)、上海无印良品商业有限公司(以下称上海无印良品)共同侵犯其注册第1561046号「无印良品」及第7494239号「无印良品」商标为由,于2015年分别向北京知识产权法院提起二件民事诉讼,二案各请求赔偿人民币80万元及人民币260万元,案经北京知识产权法院审理后,认定侵害注册第1561046商标判决赔偿人民币30万元、合理支出101,886元共计401,886元[1],侵害注册第7494239号商标判决赔偿人民币50万元、合理支出126,476元共计626,476元[2]。日本无印良品及上海无印良品不服该二件判决,同时向北京市高级人民法院提起上诉,案经北京市高级人民法院审理,以一审判决认定事实清楚、适用法律正确,于2019年11月4日分别判决上诉驳回[3]。二件商标侵权案经终审判决应赔偿及合理支出共计1,028,362而告确定。

二、双方主张法条及理由:

  商标权人北京棉田及商标被授权人北京无印良品已注册第1561046号「无印良品」商标指定于第24类「棉织品;盖垫;坐垫罩;毛巾;毛巾被;浴巾;枕巾;地巾;床单;枕套;被子;被罩」商品上,及注册第7494239号「无印良品」商标指定于第24类「织物;印花丝织品;印花棉布;家用亚麻布;丝绸(布料);纺织品餐巾;纺织品手帕;床罩;床垫遮盖物;鸭绒被;褥垫套;蚊帐;床上用覆盖物;睡袋(被子替代物);床上用毯;被絮;褥子;棉毯; 毛毯;丝毯;定做的马桶盖罩(纤维)」商品上。而日本无印良品及上海无印良品未经商标权人同意在毛毯、床罩、床褥、被套、浴巾、枕套等商品上印有「无印良品」商标销售,涉案商品与商标指定专用权商品同一或类似。被告日本无印良品及上海无印良品则以涉案商品属于其本身已注册第44712​​63号、第44712​​68号、第44712​​67号之范围,及原告起诉前三年内未曾使用据争商标及日本「无印良品」已为驰名商标加以抗辩。法院最终依商标法第48条、第57条、第63条、第64条判决日本无印良品、上海无印良品应立即停止侵权行为及承担损害赔偿。

三、评论:

(一)诉讼发生的必然性

  在评论本案法院判决是否合法、合规性及商标权人提告是否合理、道德性之前,北京无印良品告赢日本无印良品民事案,看似偶然实为必然。法院判赔只是案件的表象,但是从案件的本质去分析,这种结果是可以预测得到的。双方在第24类商品「无印良品」商标争议,自2001年缠斗至今,注册第1561046号、第7494239号从异议案打到无效宣告,审理机关由商标局、商标评审委员会、北京一中院、北京高院一路打到最高人民法院,从民事案打到行政争讼,从旧法打到新法,双方又曾轮流互为被告互被判赔偿,几乎所有争议诉讼流程、商标争议点都走了一趟,尤其突显具有中国社会主义特色的商标法制。

  注册第1561046商标原为海南南华实业贸易有限公司于2000年4月6日提出申请注册,该申请案于2001年1月28日核准审定公告,2001年4月6日日本无印良品依当时商标法第31条「以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标」提出异议,并举「无印良品」在日本、香港、台湾等地有大量使用具有高知名度及曾在珠海下单委托生产出口的事实,来证明其有一定影响的商标,但商标局认为香港的使用非属于中国大陆地区,无法发生一定的影响,至于在珠海下单委托生产出口,因未在中国大陆地区流通,亦非属商标法所谓商标之使用,因此异议不成立。该案日本无印良品一路提出复审、行政争讼但都败诉,2011年向最高人民法院申请再审。 2012年2月15日最高人民法院公开开庭审理本案,认为生产加工出口及在香港使用,因不符合在中国具有一定影响力的论述,故系争商品是否具有主观恶意已无评判之必要。至于日本无印良品在争讼中提到曾对香港盛能公司1998年抢注册「无印良品」商标案,北京高级人民法院(2007)高行终字第16号行政判决,将该商标依商标法第31条予以撤销乙节,最高人民法院以个案审理为原则不受该判决先例拘束,于2012年6月29日判决维持北京市高级人民法院的判决[4]。换言之,注册第1561046号「无印良品」商标是经长久、多轮争议其注册合法性已被最终确认。

  在北京无印良品于2015年对日本无印良品发动提商标侵权诉讼之前,事实上日本无印良品于2014年以其注册第4833852、4833853、44712​​68、3545164、3545167号商标,对北京无印良品提商标侵权诉讼案,该五案经北京市高级人民法院审理后以(2017)京民终688、689、690、691、614号,判北京无印良品应赔偿共1,700,509元及合理支出279,552元。双方就商标注册合法性争议及民事侵权诉讼案曾都有严重争执,北京无印良品对日本无印良品发动攻击乃是必然发生的事。

(二)法院判决合法、合规性

  中国大陆商标权的取得以注册为原则,商标法第5条「注册商标的专用权,已核准注册的商标和核定的商品为限」,因此;有商标法第57条所指下列行为,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 」本案北京无印良品确实于第24类部份商品注册有「无印良品」商标,被告日本无印良品又确实在同一或类似商品上使用了「无印良品」,从法律角度而言已构成商标侵权的要件,即使日本无印良品在其他类别有大量注册商标,但也无法援引合理的使用加以抗辩,法院别无选择,只能依中国大陆商标法第61条、63条、64条判决侵权行为及损害赔偿。

(三)商标权人提告合理性、道德性
  法院判决虽具有合法、合规性,但商标权人主张其商标权是否具有合理性、道德性,应值得深思。众所周知,「无印良品」是1980年日本开始自创的品牌,并在日本、台湾、香港等多地设立营业据点,事实上「无印良品」四个字具有明显日本特色,无论用词选择、词语组合都赋予「无印良品」新的涵义,具有显著的独创性。北京无印良品注册第1561046号、7494239号商标,从其主观上确有恶意抢注之嫌,只是中国大陆对商标法第31条「已经使用并有一定影响的商标」的解释与大部分国家不同,强调该使用必须在中国大陆法域内有使用的事实,纵使争议商标在国外已具有高知名度、具有一定影响之商标,即使涉及恶意抢先注册也不给予保护。商标权人恶意抢先注册在先,再从企业名称、店招设计、商品摆设,明显确实有不正之企图,又发生曾被诉侵权假冒之事实,所以本案所提诉讼难脱合理性及道德性之批判。

四、结论:

第24类「无印良品」商标争议虽经北京人民法院民事终审判决,但至今商标无效宣告案还在法院争议中,还没有落幕,虽有人劝日本无印良品以商业经济考量争取收购抢注商标,但日本无印良品坚持恶意抢注而不愿意妥协,乃涉及当事人价值之选择。但法院面对恶意注册取得商标行使商标权并对真正商标使用人提告侵权的,人民法应当以构成权利滥用为由,判决对其诉讼请求不予支持。最高人民法院在(2014)民提字第24号「歌力思」案中认为,诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本原则,民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为,均属于权利滥用,其相关权利不应得到法律保护和支持。 「歌力思」案见解值得大陆法院的深思,同时企业为维护自身权益面对大陆商标法制的缺陷,应加强商标更周全的保护策略。

* 勤业国际专利商标联合事务所 所长。
** 勤业国际专利商标联合事务所 合伙律师。
[1] 北京知识产权法院(2015)京知民初字第764号。
[2] 北京知识产权法院(2015)京知民初字第763号。
[3] 北京市高级人民法院(2018)京民终171号及(2018)京民终172号。
[4]最高人民法院(2012)行提字第2号。

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