海基会两岸经贸月刊第317期，2018年05月
文／赖文平 海基会台商财经法律顾问；勤业国际专利商标联合事务所所长、
赖苡安 勤业国际专利商标联合事务所律师
案例一：「A商标」
1.注册商标： A商标
2.注册人：台湾甲高中
3.专用期间：2007-07-21至2017-07-20
案例二：「B商标」
1.注册商标： B商标
2.注册人：台湾乙补习班
3.专用期间：2009-03-28至2019-03-27
一、案例过程
案例一：「A商标」
- 甲高中于2002年以「A商标」申请注册在41类「学校、图书出版、课本出版、培训、书籍出版、教育信息、幼儿园、录像带制作、录像带编辑、翻译」。
- 第三人于2014-04-21以「A商标」未使用为由，依法向商标局提出三年未使用撤销申请案，商标权人须提出2011-04-21至2014-04-20三年指定期间内有使用证据，否则依法撤销该注册商标。
- 大陆商标局及商标评审委员会相继认定「A商标」，未于指定期间内为合法使用，决定撤销该商标。
- 甲高中不服，向北京知识产权法院提起诉讼，法院于2017-12-11判决认为甲高中所提出之证据不符合商标法商业使用证据之要求，判决驳回甲高中诉讼上请求。
- 甲高中持续向北京市高级人民法院上诉中。
案例二：「B商标」
- 乙补习班于1997年以「B商标」申请注册在25类「T恤、西服、大衣、套装、运动服、围巾、休闲服、领带、领结、围裙」。
- 第三人于2010-07-19以「B商标」未使用为由，依法向商标局提出三年未使用撤销申请案，商标权人须提2007-07-19至2010-07-18三年指定期间内有使用证据，否则依法撤销该商标。
- 大陆商标局及商标评审委员会认为商标权人所提使用证据符合商标法所称商业之使用，故相继作出撤销申请案不成立之决定。
- 撤销申请人不服，向北京知识产权法院提起诉讼，法院审理后与商标局、商标评审委员会有不同见解，法院认为乙补习班「B商标」并未使用在据争使用商品衣服类上，判被告商标评审委员适用法律错误，撤销商标评审委员会的原决定，要求商标评审委员会重新作出决定。
- 乙补习班不服原判决相继上诉于北京市高级人民法院及最高人民法院，最终遭上诉驳回。
二、法院判决主要理由
案例一：「A商标」
北京知识产权法院认为本案焦点在于「诉争商标在指定期间内是否进行了商标法意义上之使用。」
本案中，甲高中提交的在案证据中，部分证据未体现与甲高中之关连性、部分证据未显示诉争商标、部分证据不能证明诉争商标在指定使用的服务项目上进行了商标法意义上的使用。
甲高中在本案诉讼中提交与他公司签订的合作协议书，证据虽然显示双方约定共同推动出版产品及两岸宣传发行，但是该合作协议仅仅是静态的书面，必须依该书面确实履行生产或出版，才能符合使用的概念。
案例二：「B商标」
本案最大的争议点在于乙补习班及其关联公司在教育培训过程中，在培训人员（学员）的服装上有使用「B商标」字样，该字样是否属于在第25类T恤商品上的商业使用，还是该诉争商标属于「B商标」在第41类教育服务的使用。北京知识产权法院认为以使用范围观之，服装商品的生产和销售一般体现为批量化、不特定范围之态样，商品商标的使用与服务商标的使用不同，在提供教育培训上经常用到的物品，如：旗帜、帽子、服装、工具等物品上使用某个商标，不能因此就认定在该类别特定商品上使用了商品商标；只有在提供服务之外的其他商品流通领域中同样存在该商标在该种商品类别上使用的情况，才属于商标法意义上商品商标的使用。
乙補習班所提服裝採購票據及清單行為是根據特定教育服務項目訂製，提供給培訓活動使用，其使用目的在於表明學員接受乙補習班所提供的教育培訓服務，與一般商標流通領域中商品批量化生產、銷售不同。再從使用意圖觀之，乙補習班在服務人員及學員培訓的服裝上使用統一標識其目的仍在於區別服務的提供者，而非單獨表明服裝商品的來源及服裝品牌。
三、专家评析与建议
(一)撤销案的申请与中国大陆商标注册申请量具有直接因果关系
2002年中国大陆商标申请受理量超过30万件，是全世界商标申请受理量最大的国家，2011年受理量超过141万件，是全世界其他国家受理申请的总和，2017年商标申请受理量为574万件。中国大陆自1983年实施商标法受理商标申请，截至2017年底共累计申请量2784万件，累计注册量1730万件，目前尚存有效注册商标量1492万件，依上述数字统计，商标申请核准率约为62%，但因有效注册商标越来越多，商标申请与在先注册构成近似的机会越大，根据近二年的数据显示商标申请核准注册已低于50%，换言之，商标核驳引证商标越来越多，申请商标取得注册越来越困难。
早期有许多商标黄牛或基于不正当竞争，知悉台商有在先使用之商标而抢先注册，以致台商担心将来有多角化经营计画时无法使用，为防止此种「商标蟑螂」恶意抢注他人商标，台商倾向花大钱将其商标全类商品都予以注册以作为防御自保。
由于上述二种原因，导致后面申请人只好以三年未使用为由申请撤销注册商标，以求能顺利注册，因此，商标申请注册量增加同时也导致撤销案的增加，2015年2.9万件， 2016年4万件，2017年5.7万件。尤其台商大量申请商标多为防御性策略，并非在中国大陆全部投入市场使用，形成商标管理的法律问题。
(二)台商应如何正确提出使用商标的证据
- 商标正确的使用在指定注册的商品
所谓商标法上所称「商标使用」系指主观上应有将该商标作为该类商品行销或服务之真实使用意图，且客观上能让市场及其相关消费者足以认识该商标具有指示其服务来源之连结。因此，必须将注册商标使用于注册指定的商品、包装容器或有关的商业文书、广告。如申请指定在「汽水、果汁」，「汽水」「果汁」虽同属于饮料商品，但如仅使用在「汽水」单项商品，而没将商标使用在「果汁」，则「果汁」商品仍然构成未使用将被撤销。又如「B商标」一案，虽衣服上出现「B商标」字样，但非表彰衣服商品商标反而是表彰教育服务提供者，也是被撤销的主因。
- 商標使用人與商標註冊人必須同一
以「A商标」案为例，若使用人与注册人不同，则法院认为该商标注册人商标并没有实际使用，其所提出第三人使用的证据，不能当作是商标注册人的真实使用，故此种情形，商标注册人应提出「授权使用」之证明。
- 注册商标使用的同一性
使用注册商标应以原注册的商标整体图样使用为原则，但商标权人实际使用之商标与注册商标不同，而依社会一般通念并不失其同一性者，应认为有使用其注册商标。所称同一性，是指实际使用的商标与注册商标虽然在形式上略有不同，但实质上没有变更注册商标主要识别的特征。例如仅变更商标图样的大小、比例、字体或书写排列方式等，通常属于形式上略有不同，不失其同一性。反之，注册商标图样有中文及英文，但仅使用中文或英文，则非属同一性。
- 商标使用区域
商标注册采属地主义，在大陆注册商标使用的认定上，其商业上使用及行销范围必须在大陆领土为范围，在台湾的使用证据不能算是使用。
- 商标使用期间
所谓三年使用系指申请撤销人提出撤销之日倒回三年之期间有无将该商标实际使用于商业上。例如「A商标」一案，提出撤销申请日是2014-04-21，商标局于2014-06-11发文「提供注册商标使用证据的通知」的函，要求商标权人提出2011-04-21至2014-04-20三年间的使用证据，才算是合法，早于2011-04-21或晚于2014-04-20皆不是合法证据。
- 使用证据之保留与其公信力
商标权人在平时商业交易或从事其他商业活动时，就应随时保存使用注册商标的证据，如标示有商标图样的商品实物、照片、包装、容器、契约书、出货单、出口报单、广告、型录、海报、宣传单、营业场所照片等物品或商业文件。注册商标的使用证据应有注册商标、使用日期及使用人的标示，或有可将使用证据互相勾稽串联，足以认定其有使用注册商标的客观事证。
(三)两岸撤销商标制度之差异
对于三年未使用商标之撤销，台湾与大陆皆有相同规定以免长期闲置占有商标，妨碍他人使用。仅是在用语上不同，大陆称其为「撤销」，台湾称「废止」。在台湾废止商标实务操作中，任何人主张商标所有人有三年未使用而提出废止申请时，提出废止申请人必须自行释明无使用具体事证，如申请废止人之申请无具体事证或显无理由，主管机关得径为驳回申请，不发交商标权人答辩。同样情形，大陆申请撤销人仅在申请书上陈述未发现商标权人有使用情况，商标局则依法发交商标权人答辩，商标所有人应自行提出其有使用的积极证据以保全注册商标。换言之，在大陆实务上，主张三年未使用而撤销他人商标之成本较低，许多竞争对手多用此种手段达成撤销他人商标及恶意抢注之目的。
(四)商标注册满三年重新申请注册
大陆商标法第49条第2款规定，申请撤销他人商标者，必须该注册商标没有正当理由连续三年不使用，因此，必须该商标注册满三年后才有被撤销可能性。台商注册商标在许多类别商品上多为防御性策略，避免他人不正竞争搭便车行为，如为避免他人撤销商标势必在商业上有真实使用，但无论是制作使用证据或管理上必需耗费极多心力，因此，可以在该商标注册满三年后次日，将该商标重新再申请，如此，可以无限制循环保有该商标注册的控制权，纵使第三人想对注册商标发动撤销，但因存有后案申请在先，在无法达到自己注册目的时，通常就会放弃攻击。
